陕西省高级人民法院　同惠会

一、引言

1925年修订的《保护工业产权巴黎公约》(海牙文本)提出了保护驰名商标(protecting well-known trademark)概念，并将这一术语在国际公约中确定下来。1995年生效的《与贸易有关的知识产权协议》，将《巴黎公约》规定扩大到服务商标，并对注册的驰名商标的保护，扩大到其未注册的非类似的相关商品或服务。为适应“入世”要求，《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》首次明确了人民法院可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。之后我国《商标法》及最高人民法院相关司法解释进一步确立了人民法院对驰名商标进行司法保护的审判机制。

以西安市中级人民法院为例，自2005年起受理涉及商标权纠纷案件的数量情况为: 2005年19件;2006年22件;2007年34件;2008年58件;2009年32件;2010年30件;2011年48件;即自2005年至2011年共受理商标权纠纷案件243件。2005年以前，法院审理的知识产权案件中从未涉及驰名商标的认定，2006年以后至今当事人申请司法认定驰名商标的案件就达21件，最终认定驰名商标案件仅为三件，分别为“太白”“利君”及“尼康”商标。在审理涉及驰名商标的司法认定案件中，我们发现该类案件的主要特点是涉案标的小，证据类别多，权利人诉讼的主要目的不在于对侵权行为的制裁(有例外)，而在于认定各自驰名商标，被控侵权方对注册商标人提供的证据大部分不持异议，判决后服判率高。这些除和被请求认定为驰名商标的商标本身具有一定的驰名度有关联性外，还有一种可能就是当事人为达到认定驰名商标的目的而恶意诉讼。由于各地法院对司法认定驰名商标案件的执法标准不尽统一，我们结合审判实践，对司法认定驰名商标案件进行分析研究。

二、与驰名商标法律保护相关的法律规范

驰名商标是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标。所谓“相关公众”是购买、使用该商标所标识的商品或者服务的经营者、消费者，或者该商品或者服务的广告的“受众”。^[1]《巴黎公约》第6条第2款是驰名商标国际保护的基石。^[2]该条规定:(1)本联盟各国承诺，对于有权享受本公约利益者所有的、经注册国或使用国认定为驰名的商标，在相同或类似商品上进行复制、模仿或者翻译所形成的并易于产生混淆的商标，可依职权或利害关系人申请，不予注册或予以撤销，并禁止使用。对于商标的主要部分系复制任何此种驰名商标或者易于产生混淆的模仿，本规定同样适用。(2)应当自注册之日起至少5年内允许请求撤销此种商标。联盟成员国可以规定提出禁止使用请求的期限。(3)对于恶意注册或者使用的商标，请求予以撤销或者禁止使用不受时间的限制。该规定不仅保护注册的标识，还保护驰名的标识(未注册标识)，并以导致市场混淆为适用条件。TRIPS第16条第3项规定:《巴黎公约》第6条第2款应当在细节上作必要修改之后，适用于与使用注册商标的商品或服务不类似的商品或者服务，如果该商标在这些商品或者服务上的此种使用，将会表明这些商品或者服务与注册商标所有人之间存在联系，且此种使用可能损害注册商标所有人的利益。该条规定扩张了注册的驰名商标保护范围，给予了跨类别保护，强调了驰名商标声誉的保护。然而不可否认的是《巴黎公约》与TRIPS均未对“驰名”作出任何界定。1999年WIPO通过了《关于驰名商标保护规定的联合决议》，该决议列举了认定驰名商标的诸因素，规定注册和使用不是认定驰名商标的前提条件，也不要求驰名商标必须为一般公众所知晓;驰名商标可用于对抗“与其冲突的商标、营业标识与域名”，将“冲突商标”界定为“以不公平方式淡化”和“利用驰名商标的显著特征”的商标。

我国驰名商标保护的立法实践最早源于《巴黎公约》关于驰名商标保护的规定，后来又受TRIPS的影响。我国1982年颁布的第一部《商标法》并无保护驰名商标的规定，1996年8月14日国家工商行政管理局发布的《驰名商标认定和管理暂行规定》第一次以规章的形式对驰名商标进行保护，并对其含义和认定标准进行了界定。^[3]2001年最高人民法院公布了《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，此系第一次以司法解释的形式赋予了司法认定驰名商标的法律效力，但仅限于“域名纠纷案件”和“注册商标”。之后我国《商标法》及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》进一步确立了人民法院对驰名商标进行司法保护的审判机制。这就将司法认定驰名商标扩大到了“商标纠纷案件”中。面对驰名商标司法保护遇热的现象，最高人民法院专门下发了关于驰名商标备案、集中管辖等规定予以规范。2009年4月22日最高人民法院公布了《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》，该解释自2009年5月1日起已经施行。这些规定构成了我国驰名商标司法保护的法律依据。

三、司法认定驰名商标的法律性质和案件类型

商标驰名与否取决于商标权人对于商标的经营与维护，是一个动态的变化的事实状态。驰名商标司法认定是在个案中为保护驰名商标权利的需要而进行的法律要件事实的认定，属于认定事实的范畴，不构成单独的诉讼请求，因而对于驰名商标的认定仅在裁判理由中予以表述，无需在判决主文中确认。既然是事实认定，那么已被行政机关或人民法院认定的驰名商标是否可以作为证据直接使用，而无需再行认定。回答显然是否定。因为其他已被人民法院认定的事实是稳定的，而驰名商标是一个动态变化的过程，不能直接作为证据使用;如果已被认定的驰名商标当事人不提出异议，则人民法院无需再行认定，反之则需重新认定。这从司法认定驰名商标不适用自认原则也可以得到说明。如西安市中级人民法院审理的日本株式会社尼康与浙江尼康电动车业有限公司等侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷案，株式会社尼康之注册商标已被国家工商总局认定为驰名商标，但因浙江尼康对其属于驰名商标不予认可，且本次发生争议的时间节点与上次不同，加之商标是否驰名属于变动的事实，因此对本案纠纷发生时争议商标是否驰名人民法院必须在本案中作为案件事实进行认定。对于认定驰名商标的案件类型，我们认为应严格地依照法律规定进行，不能越界认定。根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《驰名商标司法解释》)第2条规定，在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定:以违反《商标法》第13条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼;以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼;原告以被诉商标的使用侵犯其注册商标专用权为由提起民事诉讼，被告以原告的注册商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者提起反诉的，应当对其在先未注册商标驰名的事实负举证责任。由此规定可以解读出:一般而言，法院只有在审理涉及请求停止侵害驰名的未注册商标、驰名的注册商标跨类保护以及有关企业名称与驰名商标冲突的侵犯商标权和不正当竞争民事纠纷案件中，才可能认定驰名商标。在当事人提出司法认定驰名商标的案件中，对于调解的案件、侵权不成立的案件、不需认定驰名商标足以认定侵权成立的案件(包括网络域名与驰名商标冲突)在相同或类似商品上均无需对商标是否驰名作出认定。即如果适用其他法律规范能够解决纠纷和保护原告的合法权益，就无需认定驰名商标。如上述株式会社尼康作为争讼之“Nikon”“尼康”注册商标的权利人及“尼康”的企业名称权人，认为浙江尼康在与株式会社尼康的注册商标跨类别的商品上使用了其注册商标，同时浙江尼康使用“尼康”企业字号构成不正当竞争，其请求人民法院对争讼之商标是否驰名进行审查认定，符合法律规定的驰名商标认定的案件类型，因此从形式上讲人民法院可以对所涉商标是否驰名作出司法认定。

四、司法认定驰名商标的原则及时间点

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第22条规定，人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。由此说明，人民法院认定驰名商标，实行被动原则，不依职权直接确认驰名商标，只有在当事人提出请求，并且根据案情需要法院才依照法律规定作出认定。对于驰名商标的认定是主动认定还是按照一定期间报送相关部门统一认定，或是随意认定，在实践中曾经出现过统一报送认定的行政模式。随着司法认定驰名商标的确定，审判实践中对人民法院认定驰名商标遵循的基本原则已经达成共识，法律也给出了明确指引，即司法认定驰名商标遵循的原则是被动认定、个案认定、按需认定。所谓被动认定是一种事后认定，是在侵权行为发生之后，法院应商标注册人的请求和审理案件的需要，对商标是否驰名进行认定，并以此作为保护商标权的前提条件或者事实基础。^[4]个案认定是指司法认定驰名商标只能在具体案件中认定，不能离开具体案件认定驰名商标。按需认定是指根据审理案件中认定事实和适用法律的必要性而进行的认定。应当指出的是原告注册了多个商标，并要求法院对其所有的商标都认定驰名商标。我们认为，对于原告在同一案件中，主张多个商标为驰名商标，如认定其中一个商标为驰名商标即可保护原告权益时，则没有必要对其余商标是否驰名进行认定，因为认定一个驰名商标已足以保护原告的合法权益，如再认定其他商标为驰名商标已无实际意义，认定其中部分商标为驰名商标后，已足以满足本案原告的请求。

至于认定驰名商标的时间点，从认定驰名商标的目的看，是使驰名商标的所有人以其驰名商标，对抗其驰名之后他人以淡化等方式使用商标、商号的行为;如以在后驰名的商标对抗使用在先商标的行为，就不符合驰名商标保护的本意和意图。在先在后判断标准，有些人曾以起诉之日为时间节点，最高人民法院司法解释明确了我国驰名商标必须以发生争议时的驰名程度为准，即以争议发生之时为认定驰名商标的时间点，而不是以起诉时的驰名程度为准。

五、导致驰名商标淡化的要素(www.daowen.com)

“淡化”是指驰名商标识别和区分商品或者服务能力的减少。有美国学者指出，商标淡化有三个基本要素:(1)原告商标的驰名，即为绝大多数消费公众广泛知晓;(2)原告商标具有极大的独特性，绝对多数消费公众将其与唯一来源联系起来;(3)被告的商标与原告商标构成实质性近似，产生了基本相同的印象。只要该三个要件同时具备，淡化实际上确定无疑。^[5]对于淡化是否需要造成实际损害，有两种观点:一种观点认为，应对驰名商标造成实际损害;另一种观点则认为，不应造成实际损害。根据《兰哈姆法》第43条c项规定:具有固定的或者通过使用取得的显著性的驰名商标的所有人，对于在其商标驰名之后的任何时间，因对该驰名商标的模糊或者贬损而可能导致淡化(is likely to cause dilution)商标或者商号使用行为，不论是否存在实际的或者可能的混淆，是否存在竞争关系，是否有实际的经济损害，均有权予以禁止。^[6]我国《商标法》第13条及《驰名商标司法解释》第9条分别规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于《商标法》第13条规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。由中美两国的法律规定可以看出，美国对驰名商标的保护是绝对的全类保护，而我国对驰名商标的保护是相对保护，以误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害为条件，这与美国反商标淡化保护的思路是有本质区别的，但二者在是否造成实际损害则基本一致，即不以实际损害为标准。

六、驰名商标的跨类保护问题

“跨商品类别的保护”是商标权专有性原则(the principle of specialty)的例外，驰名商标跨类保护的范围涉及公平竞争与自由竞争的平衡。我国给予驰名商标跨类保护是在构成“误导”和“损害”的限度内给予的保护，跨类保护既不能过宽地实行全类保护，也不能过窄对可能造成的损害不予保护，应该以适度保护为原则，合理确定驰名商标的保护范围。在加强保护驰名商标的同时，应注意保护驰名商标权利范围的不适当扩张和权利滥用。驰名商标跨类保护范围的大小与其驰名度和显著性成正比，驰名程度越高的商标，其跨类保护的范围越大。尼康案件中，照相机与电动车非相同的商品，但两者是否属于类似商品呢?电动车简而言之就是以电力为驱动，以电力为能源的交通工具。照相机是一种利用光学成像原理形成影像并使用底片记录影像的设备，是用于摄影的光学器械。二者主要存在以下区别:第一，商品的用途不同。电动车的用途主要以交通工具为目的;照相机的用途是以影像记录为目的。第二，商品的生产部门不同。电动车的生产企业都是以生产车辆为主;照相机的生产部门是以照相、摄影器材为主的生产企业。第三，商品的销售渠道不同。电动车的销售渠道一般情况是不和其他商品综合销售，都是以专卖店、专营店的方式销售，并且销售大部分采取集中、市场型的销售模式，这种销售渠道是明确告知消费者其店内的主要商品是什么;照相机的销售渠道通常是与摄像机等其他电子产品综合销售，虽然普遍情况下也是以专卖店、专营店的方式来销售，但是一般的消费者都能够区分照相机的销售场所和摩托车的销售场所不同。由此说明，电动车和照相机在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面均存在着明显的差异，任何消费者或相关公众都能够本质地将电动车和照相机区分开来，也不会将电动车和照相机这两种商品的用途和功能相互替代。二者并不属于《商标法》规定的类似商品。“尼康”商标在照相机上使用不仅在中国境内有名，而且在世界各国具有知名度，作为普通消费者广为知晓的超级驰名商标，对此应该给予较宽的法律保护是不言而喻的。

七、侵犯驰名商标损害赔偿额的确定

驰名商标实行的是跨类保护，侵权者与商标所有人经营的是不同的商品或者服务，以侵权的获利确定损害赔偿额似乎不尽合理，以商标权人的损失作为计算标准也难以掌握。因此，如何正确确定此类案件中的赔偿数额，是审判实践中的难点所在。由于法律对此没有特别规定，法院在确定赔偿数额时一般仍是依照我国《商标法》第56条及相关司法解释的规定酌情确定。需要指出的是我国法律规定:侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年，自商标注册人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。实践中，有些法院在确定赔偿数额时，是以合理的调查费用作为赔偿数额，有些法院则不以合理的调查费用为赔偿标准。我们认为，在确定赔偿数额时，仍应具体案件具体处理，参照被控侵权商品或服务与驰名商标的混淆、误认及联系程度，适度合理的确定赔偿标准。

【注释】

[1]孔祥俊:《商标与不正当竞争法原理和判例》，法律出版社2009年版，第404页。

[2]同上书，第390页。

[3]孔祥俊:《商标与不正当竞争法原理和判例》，法律出版社2009年版，第384页。

[4]孔祥俊:《商标与不正当竞争法原理和判例》，法律出版社2009年版，第390页。

[5]孔祥俊:《商标与不正当竞争法原理和判例》，法律出版社2009年版，第383页。

[6]同上书，第381页。