江苏省扬州市中级人民法院　戴子平　杨　林

为保护主要使用的商标，商标权人往往会在相同或类似商品上注册相同或近似商标，形成联合商标和防御商标。在商标转让时，这些相同或近似的商标应当一并转让，否则将会出现两个或两个以上的主体在同种或类似商品上拥有相同或近似商标，导致市场混淆和消费者误认。但实践会出现分割转让近似商标^[1]的情形，如:甲公司在酒类商品上拥有“A”和“B”两个近似商标，甲与乙订立合同转让B商标，而A商标则留着自用。对于分割转让行为，理论和实践中均持否定态度，《商标法实施条例》第25条第2款规定了相同或类似商品上的相同或近似商标应当一并转让，期满不改正的视为放弃转让申请。但对于甲乙签订的分割转让近似商标合同的效力及后果，司法实践中认识不一。为此，需要对近似商标转让的立法及司法实践进行梳理总结，找出问题症结所在，以完善近似商标转让的审判实践。

一、问题提出:近似商标分割转让之争论与思考

(一)近似商标分割转让合同效力之争论

近似商标分割转让合同违反了《商标法实施条例》第25条第2款之规定，对于该类合同的效力，司法实践中认识不一，大致有下列几种观点:

1.合同生效，强制一并转让

两个近似商标属同一商标，不具有独立的法律地位。转让人应当全面履行合同约定义务，在国家商标局《转让申请改正通知书》要求期限内，应采取补救措施，履行合同，将近似商标一并办理过户手续。^[2]亦有观点认为，近似商标一并转让是为了避免市场混淆，鉴于近似的两个商标均具有市场价值，可参照专利强制许可制度，对未约定转让的近似商标进行评估，由受让方支付转让费后再强制转让。

2.合同履行不能，以不能实现合同目的为由解除合同

在双方当事人就近似商标转让无法达成一致的情况下，无法在商标局办理过户手续，受让方不能取得商标权，合同目的不能实现，受让方可行使法定解除权，并要求转让方赔偿损失。

3.重大误解，合同可撤销

此观点认为，商标近似是一个专业判断问题，一般公众可能没有判断商标是否近似的能力和意识。签订合同时，对转让的商标存在误解，当事人一方可请求撤销合同。

(二)分割转让近似商标的司法审查难题

司法实践中，由于上述争论的存在，造成法官在处理近似商标一并转让问题存在诸多不完善之处。在“羊老大”商标纠纷案中，陕西省高级人民法院利用一并转让原则判决强制转让近似商标，此案引起了全国人大和最高人民法院的关注，终审判决生效40多天后即裁定再审，最终通过调解结案。^[3]法院能否依据《商标法实施条例》第25条的规定，判决强制转让，实践中争议较大。有观点认为，一并转让的前提是当事人自愿转让商标，而不是强制原则。……一并转让原则基于当事人的意思表示一致，如果当事人不同意一并转让，法院不能强制判决当事人一并转让，否则就违背了商标转让基于当事人意思自治的基本原则。^[4]而有观点则认为，根据《商标法实施条例》第25条规定，通过司法审查权的界定，判决强制转让符合商标法基本原则。^[5]

二、理论分析:当事人意思自治与避免市场混淆的博弈

商标权作为一种财产权，只有通过流转才能在市场资源配置中充分体现价值，转让权是商标权人的一项重要权利，在商标转让中应当尊重当事人的意思自治;但商标的基本功能在于标识商品或者服务出处，商标转让则意味着其所标识的商品已非原有出处，为了避免市场混淆，必须对商标权人转让商标的行为加以限制。当事人意思自治与避免市场混淆的博弈体现在商标转让的制度设计中。

(一)商标转让基本原则

在转让基本原则上，世界各国存在着两种转让方式:其一是连同转让模式，它要求商标须与原商品经营者的营业一并转移。也就是说，不能只转让商标而不转让该营业。世界上采取这种立法例的主要有美国、德国等;其二，是自由转让模式，该模式认为商标权与其附属的商品或服务经营业务之间不具有连同关系，商标权人可以将商标和营业一起转让，也可以不连同转让，而只出让商标权。采此立法例的国家主要有日本、英国、法国、加拿大等。^[6]采用连同转让模式，主要是考虑到商标与商品、企业商誉密切相关，如果单独转让商标，可能导致市场混乱和交易对象误认。但连同转让极大束缚了商标权的自由流转，我国立法采折中自由转让模式，^[7]允许商标转让与营业分离，但要求受让人保证使用该注册商标的商品质量，以保障相关公众的信赖利益。

(二)商标转让登记效力

由于注册商标权系以登记注册取得权利，世界各国关于商标转让的注册登记的法律效力并不相同，主要存在合同生效要件主义、权利移转生效要件主义和对抗要件主义。合同生效要件主义指未经商标权转让登记，商标权转让合同无效，俄罗斯采此立法例;权利移转生效要件主义指未经商标权转让登记，则不发生商标权转让的效力，但未登记不影响商标权转让合同的效力，德国采此立法例;对抗要件主义指商标权转让合同依法成立生效即发生商标权转让的后果，未经登记不得对抗第三人，法国、美国采此立法例。^[8]此三种立法例对当事人转让商标的审查趋向宽松，趋势是充分尊重当事人意思自治。

我国《商标法》第39条第2款规定:“转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”对于该核准公告的规定，有学者认为是合同生效要件主义^[9]，这是混淆了合同交易行为和权属变动行为。商标转让的核准公告决定受让人是否享有商标权，其审核的是商标转让是否产生误认、混淆或其他不良影响，不影响商标转让合同的效力，合同在双方当事人签字或者盖章之日起成立并生效。^[10]《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》第9条规定:“……法律、行政法规规定合同应当办理登记手续，但未规定登记后生效的，当事人未办理登记手续不影响合同的效力，合同标的物所有权及其他物权不能转移。”我国对商标转让核准公告属于权利移转生效要件主义。

(三)近似商标一并转让

在禁止商标分割转让规定中，存在绝对禁止主义和相对禁止主义。我国商标法采绝对禁止主义，禁止分割转让行为;英国和俄罗斯采相对禁止主义，允许转让部分注册商品上的商标权，只有这种转让发生市场混淆后果时，才被法律所禁止。绝对禁止主义可以杜绝因分割转让产生的商标混淆，但对当事人意思自治的尊重略显不足。相对禁止主义则更趋向于尊重市场规则和当事人自由意思，只有当这种分割转让可能导致市场混淆时才否认转让的效力。^[11]

三、解决路径:强制转让与合同无效之间的选择

分割转让产生的商标纠纷案件，基本都是由受让方提起诉讼。由于商标局受理商标申请、商标转让业务量巨大，在商标权人和受让人共同向商标局递交转让申请后，一般要等半年方能进行审核。而在此期间内，转让方一般已收到转让款，而受让方已经投入大量资金宣传受让商标、采购原材料、扩大生产规模。所以在商标局转让申请改正通知书下达后，受让方都会要求转让方一并转让，在协商不成的情形下，遂请求法院强制转让。由于受让方投资较大，不会提出解除或撤销合同，撤销权的行使除了1年除斥期外，主观心态上的重大误解举证也较难。(www.daowen.com)

(一)强制转让有违当事人意思自治原则

近似商标一并转让是国家商标局对商标转让进行行政管理的要求，分割转让近似商标的行为，国家商标局不予办理过户。司法实践中也有判决强制转让的案例，如前文提到的陕西省高级人民法院“羊老大”商标纠纷案、河南省高级人民法院张哲生与洛阳牡丹宴酒业有限公司股东出资(商标权)纠纷上诉案。

商标转让中，存在着当事人意思自治与避免市场混淆的博弈，在不会造成市场混淆的情况下，都应当遵循当事人意思自治。法院判决强制转让，有违当事人意思自治原则。首先，分割转让中的市场混淆属行政权审查范围。商标局拒绝办理过户手续，公权力的审核已经能够避免市场混淆，保护普通消费者的利益。其次，无论强制转让与否，都不会产生市场混淆的结果。专利中的强制许可制度主要是为了保护公共利益，但强制转让近似商标与否，与公共利益无涉，只会牵涉双方当事人的利益。再次，强制转让剥夺了当事人就近似商标议价的机会，可能会给转让人造成重大损失。实践中，转让人会将多枚近似商标分拆使用，每个商标都有使用价值，被强制转让的近似商标，转让人也在广泛使用，强制转让等于剥夺了转让人的财产。最后，强制转让并非保护受让人信赖利益的唯一方式。受让人的投资可以通过赔偿损失、许可使用等方式进行补偿。因此，商标转让系当事人之间的普通民事行为，法院审理民事合同纠纷应当遵循当事人意思自治的原则。

(二)分割转让近似商标合同应属无效合同

司法实践中，对分割转让近似商标合同的效力及后果所发生的歧义，关键在于《商标法实施条例》第25条第2款是否属于效力性强制规定。

凡关系国家利益、社会秩序、市场秩序、市场安全以及直接关系第三人利益的事项，法律通常设强制性规定，排斥当事人意思自治。强制性规范可进一步区分为效力性规范与管理性(取缔性)规范。违反效力性规范将否认其效力，而违反管理性(取缔性)规范则只是对违反者加以制裁，但并不否认其行为效力。对于效力性强制性规范和管理性强制性规范的区分，史尚宽先生在《民法总论》一书中认为，“强行规定，是否为效力规定抑为取缔规定，应探求其目的以定之。即可认为非以为违法行为之法律行为为无效，不能达其立法目的者，为效力规定，可认为仅在防止法律行为事实上之行为者，为取缔规定。”王利明教授则提出如下标准，“第一，法律法规明确规定违反禁止性规定将导致合同无效或不成立的，该规定属于效力规范。第二，法律法规虽没有明确规定违反禁止性规定将导致合同无效或不成立的，但违反该规定以后若使合同继续有效将损害国家利益和社会公共利益，也应当认为该规范属于效力规范。第三，法律法规虽没有明确规定违反禁止性规定将导致合同无效或不成立，违反该规定以后若使合同继续有效并不损害国家利益和社会公共利益，而只是损害当事人的利益，在此情况下该规范就不应属于效力规范，而是取缔规范。”^[12]

《商标法实施条例》第25条第2款规定，从立法目的上看，要求近似商标一并转让，是为了防止市场混淆和消费者误认，规范的是市场秩序，违反该规定分割转让近似商标，使转让人与受让人在相同或类似商品(服务)上使用近似商标，必将导致市场混淆，损害社会公共利益;该规定针对的是商标转让行为，虽未直接对转让合同的效力作出规定，但“未一并转让的，由商标局通知其限期改正;期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人”。实际隐含了对合同效力的否定性评价。因此，笔者认为《商标法实施条例》第25条第2款规定属于效力性强制性规定。违反该规定分割转让近似商标的行为，应当属于我国《合同法》第52条“违反法律、法规的强制规定”的情形，应为无效。

无效合同，法律给了当事人予以完善合同的机会，只要当事人对无效合同进行修正，消除合同无效的原因，使合同能够满足法律所规定的生效要件，此即为合同的补正。司法实践中，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等规定了合同补正制度。《商标法实施条例》第25条第2款规定“由商标局通知其限期改正”，就是合同补正制度在商标转让行政审查中的体现。故在审理分割转让近似商标而引起的纠纷中，应当首先征求当事人意见，是否愿意就一并转让近似商标进行协商，在当事人协商一致的情况下，可以认定转让有效。如果当事人不愿意一并转让或协商不能达成一致，则只能认定转让行为无效。在认定合同无效后，受让人可依缔约过错，要求转让人赔偿损失。

四、结语

商标转让作为一项复杂的制度设计，在实践中必然会牵涉到一系列问题，本文仅就其中的特例——近似商标分割转让的合同效力进行了探讨，以期有效解决近似商标分割转让的司法难题，同时尝试论述商标转让制度中当事人意思自治与避免市场混淆的博弈，为商标转让问题深入研究“抛砖引玉”。

【注释】

[1]由于两个或两个以上相同或近似商标分割转让的性质一样，为了便于论述，本文仅就两个近似商标分割转让的情形进行探讨。

[2]参见张哲生与洛阳牡丹宴酒业有限公司股东出资(商标权)纠纷上诉案，河南省高级人民法院(2009)豫法民三终字第34号民事判决书。

[3]参见《“羊老大”商标纠纷:一波三折仍存悬念》，载http://finance.sina.com.cn/roll/20050822/0902275868．shtml，2011年8月31日访问。

[4]参见《“羊老大”之争引出商标权的司法审查难题》，载http://www.jcrb.com/xueshu/zt/200806/t20080613_ 22847.html，2011年8月31日访问。

[5]参见《对商标转让中多次申请问题的分析》，载www.saic.gov.cn/gsld/gztt/xxb/201004/t20100408_81591.html，2011年8月31日访问。

[6]郑成思:《知识产权法》，法律出版社2004年版，第2002～2003页。

[7]《商标法》第39条规定:“转让注册商标的，转让人与受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。”

[8]详见张耕等:《商业标志法》，厦门大学出版社2006年版，第106页。

[9]黄汇:《商标权自由转让的合理性——兼谈我国商标法第三次修订》，载《电子知识产权》2008年第3期。

[10]参见《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发〔2006〕68号)第33条规定:注册商标转让合同没有特别约定的，合同在双方当事人签字或者盖章之日起成立并生效。自国家商标行政主管机关核准公告之日起，受让人享有商标权。

[11]参见张耕等:《商业标志法》，厦门大学出版社2006年版，第102～103页。

[12]王利明:《合同法研究》(第一卷)，中国人民大学出版社2011年第2版，第638～639页。