辽宁省沈阳市中级人民法院　曾　璐

商标核准注册后，商标权人享有商标专用权、禁用权、许可使用权、转让权等权利。商标使用许可是商标注册人通过商标许可使用合同，许可他人在一定地区及一定的时期内使用其注册商标。商标被许可使用后，商标权人仍享有商标权，被许可人取得使用权。商标许可使用是商标专用权的一种延伸，可使商标在更广范围使用，从而提高商标知名度，增强商标显著性，增加商标权人的经济收益;同时，被许可人利用商标的知名度可以迅速打开市场，降低风险，故商标许可使用已成为商标使用的一种重要形式。商标许可使用在实际运行中暴露许多问题，商标许可使用合同不备案即是问题之一。备案是否为商标许可使用合同的生效要件，未备案商标许可使用合同的法律效力如何呢?商标许可使用合同生效后，注册商标转让的，商标许可使用合同对商标受让人是否有效呢?本文从注册商标许可使用合同备案的法律效力入手，探究在先商标许可使用合同对商标受让人的效力。

一、注册商标许可使用合同备案的法律效力

《商标法》第40条规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标，商标使用许可合同应当报商标局备案。《商标法实施条例》第43条亦规定，许可他人使用其注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。上述立法规定商标许可合同“应当”备案，那么备案是否为商标许可使用合同的生效要件呢?对此，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(简称《商标司法解释》)第19条给出了明确答案:“商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。”可见，备案不是商标许可合同的生效要件，而属于对抗要件。商标许可使用合同自成立时即告生效，体现了对私权自治的尊重，与《合同法》第44条之规定一脉相传。合同经备案始获得对抗力，则旨在规范商标许可行为，更好地平衡各方当事人的合法利益、保证交易安全。

关于备案对抗力的依据，有观点认为其实质上是将商标许可使用“债权物权化”。正如“买卖不破租赁”制度使承租人对出租人所享有的法律地位不因出租人出让租赁物而受影响，商标被许可人对商标权人所享有的法律地位亦不因商标转让而受影响，正因此种物权化倾向，因而产生了对抗力。即经强化的债权性权利被提升到物权序列，显露物权的个别特性。^[1]也有观点认为，排他性效力并不是物权的专利，债权也具有排他性效力。^[2]无论是承租人还是商标被许可人，其债权均未显露出物权特性，对抗力仅是基于第三人对债权已公示这一状态的尊重与认可。本文赞同后一种观点，正是由于备案登记制度的公示作用，商标许可使用合同的对抗力始获得可能。未备案则不具备对抗力，即在先成立但未经备案的商标许可使用合同的效力，不能对抗善意第三人(商标许可使用合同当事人以外的与商标权人就涉及该商标进行交易的、对未备案商标使用许可不知情的当事人)与注册商标人之间就该商标在后订立合同的效力。^[3]如在先的商标许可合同的效力，不得对抗与该合同在许可类型、许可地域、许可商品、许可期限等内容上存在冲突的在后商标许可合同的效力。

二、注册商标许可使用合同对商标受让人的效力

注册商标转让是指商标注册人依照法律规定，按一定方式和条件，将其注册商标专用权转让给他人。商标权转让后，原注册人对该商标不再享有商标权，受让人取得了商标权，成为新的商标权人。商标权人与他人签订商标许可使用合同，后将商标转让给第三人的，该商标许可使用合同对商标受让人有何效力呢?本文认为，注册商标许可使用合同能否约束商标受让人因商标许可使用合同是否备案而不同。

(一)未备案商标许可合同对不知情的商标受让人不产生效力

对于未经备案的许可使用合同，能否对抗善意第三人与注册商标人在后订立的商标转让合同的问题，《商标司法解释》第20条规定:除商标使用许可合同另有约定，注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力。此处并未区分已生效的商标使用许可合同是否经备案登记，对于未备案的在先商标使用许可合同是否对商标受让人有效，尚存在不同认识。一种观点认为，“转让注册商标不影响未备案的在先商标使用许可合同的效力，在许可合同约定期间，转让注册商标的，被许可人可以继续使用该商标。”^[4]本文不赞同这种观点。上文谈到商标被许可人之债权之所以能够产生对抗力，完全是基于第三人对债权公示的尊重与认可。商标许可合同未经备案的，商标受让人通常较难查实情况，而商标是否已许可他人使用、许可的类型、许可的期限等因素均可能对其后的商标转让价格甚至商标转让合意能否最终达成产生重大影响，因此，若认可未经备案登记之许可使用合同的对抗力，将置不知情之受让人于不利境地，影响商标受让人的利益，也有悖于债的相对性，亦不利于保障交易安全。司法解释的立法本意应是为了平衡许可人、被许可人及受让人之间的利益，即确认许可合同有效，使被许可人可以通过向原许可人追究违约责任实现救济，而不在于赋予未备案商标许可合同以对抗力，故除商标受让人已明知未备案商标许可使用合同的情况，商标许可使用合同对商标受让人不发生效力，商标受让人有权禁止被许可人继续使用商标。

(二)经备案商标许可合同对商标受让人继续有效

根据《商标司法解释》第19、20条，许可合同经备案的，注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力。许可使用合同在哪些主体间继续有效、相应的法律后果如何，立法并未明确。本文认为，商标转让后，许可合同的双方由原商标权人与被许可人变更为商标受让人与被许可人，许可合同在商标受让人与被许可人之间有效。至于这一安排属于法律在双方之间的强制缔约还是法定的合同权利义务概括转移值得探讨。考虑到合同对双方当事人利益均有较大影响，当事人应享有主张解除合同等权利，故将该解释理解为法定的合同权利义务概括转移，给合同双方留有意思自治余地更为妥当。即基于法定的合同权利义务概括移转，商标许可合同在被许可人与受让人之间当然有效，无需另行订立许可合同。受让人替代原商标权人成为商标许可人，行使原商标权人的权利，履行原许可合同项下的义务。因此，受让人当然获得商标许可使用费请求权。许可使用费数额及支付办法应依原许可合同约定。值得注意的是，商标权转让后，原商标权人或受让人应及时将转让事实通知被许可人，因未履行通知被许可人的义务致使被许可人向原商标权人支付租金的，受让人不得再向被许可人主张债权。受让人只能依不当得利的法律规定向原商标权人请求返还其无法律上的原因而受领的许可使用费。同时，受让人负有保证被许可人按照许可使用合同约定的许可方式、许可期限、使用范围等内容继续使用商标的义务。(www.daowen.com)

关于许可合同的终止权的问题。商标转让后，商标许可使用合同的约定的终止事由出现时，受让人当然享有终止许可合同的权利。问题是在商标转让前许可人取得的终止合同的权利能否随商标权的转让同时转移给受让人。本文认为，除非原商标权人明示放弃该权利，该项权利应随同商标转移至受让人。同样，在商标转让后，被许可人的合同终止权仍可向商标受让人主张。

关于许可使用费先缴的问题。商标转让前，被许可人已向原商标权人缴纳了许可期限内的费用的，其效力如何认定，受让人能否再向被许可人主张许可费呢?本文认为，若受让人明知存在使用费先缴的事实，仍可向被许可人主张租金，被许可人则重复支付使用费，不免有违诚实信用及公平原则。尽管这种情况下，被许可人可向原商标权人主张不当得利的返还以弥补损失，但却增加了负担，且有不当得利无法返还之风险。因此，若受让人明知存在使用费先缴的事实，被许可人可对受让人主张相应的抗辩。此时，受让人应自行向原商标权人主张不当得利的返还。受让人不知存在使用费先缴的事实情况下，被许可人能否以先缴事实对抗受让人的使用费请求权呢?既然使用费的支付方式也是原许可合同内容的组成部分，受让人即取代原商标权人继受原合同项下的一切权利义务，不应随意否定合同之内容，被许可人对于使用费已付的事实可向受让人主张相应的抗辩。判断受让人是否“明知”，仍是以商标许可使用合同的备案情况为重要标准。

三、超范围商标许可合同对商标受让人的效力

超范围商标许可合同是指商标权人许可他人在超出商标核定使用商品的范围之商品上使用商标的合同。实践中，比较典型的情况是商标许可使用的范围扩展到核定使用商品的类似商品上。这类许可合同的效力如何认定存有争议。超范围商标许可合同签订后，注册商标转让的，许可合同是否可以约束新商标权人呢?

商标的基本功能就是区别商品或服务的来源，如果允许在类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标，易引起公众的混淆和误导。《商标法》第51条规定，注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限。同时，《商标法》第52条第(1)项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似之商标的，属侵犯注册商标专用权行为。前者明确的是商标权人的使用权的范围，后者则旨在划定禁止权范围，这两种范围并不一致。笔者认为，商标注册人有权禁止他人在类似商品上使用，但自己并不享有在类似商品上使用商标的权利，当然亦无权许可他人在类似商品上使用商标。否则将出现商标权人的使用无法律依据，而被许可人的使用行为却合法的局面，显然不妥。因此，许可合同中，超出商标核定使用商品范围的约定应为无效。实践中，按照《商标许可使用合同备案办法》，商标局对许可使用的商品超出了该注册商标核定使用的商品范围的许可使用合同也是不予备案的。故被许可人不得在类似商品上继续使用注册商标。

【注释】

[1]［德］鲍尔施蒂尔纳:《德国物权法(上册)》，张双根译，法律出版社2004年版，第50页。

[2]周阿求、程鹏:《物权与债权划分的相对性质疑》，载《知识经济》2008年第1期。

[3]奚晓明主编:《解读最高人民法院司法解释之知识产权卷》，人民法院出版社2011年版，第273页。

[4]参见《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发〔2006〕68号)第34问“转让注册商标是否影响未备案的在先商标使用许可合同的效力”。