重庆市第一中级人民法院　赵　青

1994年发生的“枫叶”诉“鳄鱼”一案，堪称在我国首例涉及商标反向假冒的案件。由于当时的法律法规对此没有明确规定，对此类行为应适用什么法律来认定，成为人们关注的焦点。自此，我国知识产权界开展了一场对商标反向假冒理论这一“舶来品”的深入、持久地讨论。尤其是该行为的法律适用问题一直是学者们争论的热点。2001年我国新修正的《商标法》明确规定了商标反向假冒行为是一种侵犯商标专用权的侵权行为，将商标反向假冒行为纳入了我国法律的调控范围;但商标反向假冒理论在我国的发展还不尽完善，而各种商标反向假冒行为则在我国社会生活中频繁发生，因此笔者认为有必要深入研究商标反向假冒行为，尽可能地提出建议完善商标反向假冒理论，以有效地规制这种行为。

一、商标反向假冒的法律规制

(一)商标反向假冒的概念及法律规制模式

“假冒”也称为“冒充”“蒙混”，它源于英国的“passing off”。早在17世纪的英国就出现过passing off的判例，并由此衍生“假冒之诉”(Action of passing off)的概念。其大意是“任何人以不实之事实，使公众误信其营业或商品为他人营业或商品的行为时，该他人有权提起诉讼”。商标假冒是指假冒者试图通过简单的替换商标的方式来冒充来源于他人或自己的商品，通常假冒者提供的商品或服务与原告的相似，这就构成假冒。^[1]商标反向假冒的概念源自美国的兰哈姆法。该法第1125条的第127项在界定这一行为的一组词是“reverse palming off”，字面的意思就是相反的骗卖或者是相反的骗买。我国学者郑成思给其下的定义是未经商标权利人的许可而撤换他人合法附贴的商标后，再将商品投放市场的行为。^[2]商标反向假冒一般有两种表现形式:一是摘除他人的商标，换上自己的商标进行产品销售。我们把这种假冒称之为显性反向假冒;二是摘除他人的商标，在无商标的情况下进行产品销售。相对于第一种假冒，我们称之为隐性反向假冒。

禁止商标反向假冒，是国际商标保护制度的一个发展方向。“不论大陆法系国家还是英美法系国家，反向假冒都要受到法律禁止及制裁的。”^[3]在禁止商标反向假冒的立法实践中，世界各国形成了不同的模式，主要有单轨制和双轨制两种主要的模式。单轨制主要有:一是适用商标法来规制商标反向假冒行为，如意大利、澳大利亚、法国、葡萄牙等;二是适用反不正当竞争法来规制商标反向假冒行为，如德国、日本、荷兰等国。双轨制即适用商标法和反不正当竞争法合二为一来规制商标反向假冒行为，如美国、加拿大等。

(二)我国对商标反向假冒行为的法律规制及存在的问题

1.《商标法》对商标反向假冒行为的立法规制及存在的问题

我国2001年修订的《商标法》第52条第(4)项规定:“未经商标注册人的同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”，即反向假冒商标，属侵犯注册商标专用权。《商标法》的这一规定，确认商标反向假冒行为为侵权行为，弥补了原商标立法上的一个重要缺憾。尽管我国《商标法》对商标反向假冒行为已经作出了规定，但该规定过于笼统，不够细化，存在以下几个方面的问题:

(1)“商标注册人”指代不明。“商标注册人”作为权利主体，自然有明确的含义。然而在该法条中，却看不出到底是指注册商标的申请人，或是商标所有权人，或是商标使用权人，抑或二者兼有所指?

(2)“更换商标的商品”含义不明确。所谓“更换”，一般的理解是取下注册商标人的商标换上自己或他人的商标的行为，即行为人在销售由他人制造、生产或提供的商品或服务时，撤下他人的注册商标而换上自己的商标或第三人的商标的行为。^[4]正如笔者在商标反向假冒的表现形式部分所述，商标反向假冒不仅包括这种显性反向假冒行为，也包括隐性反向假冒行为，即虽未在商品上加贴自己或他人的商标，但将商标权人的商标从商品上去除的行为。因此，对“更换”应做扩张理解，包括更换商标和去除商标两方面的内容。隐性反向假冒因其侵权行为和结果的隐蔽性，往往容易被人们所忽视，这种行为虽然没有假借他人商品为自己宣传，但其去除商标的行为必然割裂了商标与商品之间的联系，阻碍了商标权人商誉的建立和传播，故也是一种商标反向假冒侵权行为。而《商标法》第52条第(4)项只是针对“更换”注册商标，并没有在立法上承认“去除”注册商标即隐性反向假冒也属于商标侵权行为，这种立法方式本身使得我国《商标法》并没有全面地规制商标反向假冒行为。

(3)“投入市场”的认定。对“投入市场”的行为的理解，多数学者认为应解释为在市场中销售的行为。^[5]这种理解总体上是正确的。但是笔者认为，为了销售该商品，而作出的陈列、宣传等不以直接消费为目的的一系列商业行为，只要是为了侵权人获取利润、建立商誉的目的，都应当属于“投入市场”行为的范畴。所以“投入市场”主要是指但绝不应限于在市场中销售的行为，还应包括任何在公共场合进行广泛使用，以及利用商品进行的广告宣传、推销、促销等行为。不仅如此，我国《商标法》中没有明确说明，投入市场的“市场”到底是仅指国内市场还是包括了国际市场?

(4)未将“未在中国注册的驰名商标”纳入禁止商标反向假冒的保护范围。我国《商标法》将反向假冒的商标仅限定于注册商标，未将“未在中国注册的驰名商标”纳入禁止商标反向假冒的保护范围。但个别国家却规定商标反向假冒不以侵犯注册商标为限，如意大利商标法对反向假冒的规制便不要求所使用的商标是注册商标。笔者认为，随着现代社会对商标权人保护范围的日益扩大，特别是对驰名商标的保护力度加大，对一些物美价廉、虽未在中国注册但已属“驰名”的商标，也应给予禁止“反向”假冒的保护。

(5)商标反向假冒的举证困境。我国《民事诉讼法》第64条规定的举证责任分配原则是:“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”，即“谁主张，谁举证”，除非法律明确规定的某类案件实行举证责任倒置。因此，在商标反向假冒侵权诉讼中，商标权利人是权利的主张者，如果商标权利人要主张自己的商标权利，必然要提供适格的证据加以证明，以取得法律上的认可。然而众所周知，商标反向假冒侵犯商标权的前提在于反向假冒行为割裂了商标同商品之间的联系。所以，如何证明商品的来源问题是如今反向假冒侵权诉讼面临的一个举证难题，即权利人要主张自己的权利面临着很大的困难，而我国民事法律并没有规定商标反向假冒案件实行举证责任的倒置。

(6)未规定惩罚性损害赔偿。我国《商标法》仅规定了补偿性赔偿并未提及惩罚性赔偿。笔者认为，由于反向假冒较一般的假冒行为而言具有实施方便又不易被发现、成本较小的特点，如果不规定惩罚性的侵权法律制度很容易使侵权人在预期成本和收益时得出:侵权——被揭发——赔偿——依然获利的结论。如此一来，即使能够保证有力地查处侵权案件并保证受害人胜诉，法律制度所保护的一切权利也依然成为空谈。

2.《反不正当竞争法》对商标反向假冒行为的法律规制及存在的问题

《反不正当竞争法》第2条规定了什么是不正当竞争，把商标反向假冒行为涵盖在内;第5条第(4)项规定了虚假表示行为，由于商标在消费者心目中象征着恒定之质量，故商标反向假冒即意味着商品质量的虚假表示，从而可将商标反向假冒行为视为虚假表示行为;第9条规定了虚假宣传行为，如果商标反向假冒行为人利用广告等方法对其反向假冒产品进行宣传，自属这类不正当竞争行为;第11条规定了低价竞售行为，如果商标反向假冒行为人为排挤竞争对手，以低于进价之价格在相同市场上销售竞争对手生产的商品，则构成此类不正当竞争行为。此外，该法第20、21、24条规定了受害经营者的诉权和上面三类不正当竞争行为的法律责任。被反向假冒人可依据这些规定诉请法律制裁商标反向假冒行为人，以维护自身的合法权益。

虽然我们可以从现行《反不正当竞争法》中找到制裁商标反向假冒行为的若干依据，但不无遗憾的是，我们找不到一个明确规范这种行为的条项。这或许是因为立法时商标反向假冒问题并未引起立法者注意，但这种情况无疑对制止商标反向假冒行为，保护合法经营者权益颇为不利，因为司法机关和受害经营者遇到这种行为时往往感到无法可依，束手无策。

3.《消费者权益保护法》对商标反向假冒行为的规制及存在的问题

《消费者权益保护法》第8条规定:“消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。”该法第19条规定:“经营者应当向消费者提供有关商品或者服务的真实信息，不得做引人误解的虚假宣传。”商标反向假冒行为侵犯了消费者的知情权，构成了对消费者的欺诈，消费者可依据《消费者权益保护法》要求行为人承担民事责任，工商行政管理部门也依法有权对此进行查处。笔者认为，《消费者权益保护法》从消费者的权利和经营者的义务两方面对商标反向假冒行为予以规制，明确了消费者的权利和经营者的义务。但是，消费者相对于被假冒者来讲，其对产品的质量和功能的鉴别能力明显偏低，其所花在诉讼中的取证成本要高得多，再加上其他各项费用，花在打击反向假冒行为上的成本相当可观。而消费者胜诉后所取得的赔偿额也只是他多付的那部分价格差，远远少于打击反向假冒行为中所花的各项成本之和。^[6]而且，消费者分散而众多，也不大可能组织起来为反向假冒行为去起诉。因此，现行《消费者权益保护法》对商标反向假冒行为的规制是比较局限的。

二、商标反向假冒法律规制存在问题的原因

(一)对商标反向假冒行为是侵权行为的性质认定滞后

学术界对商标反向假冒行为是一种欺诈消费者的行为及不正当竞争行为的认识已成通论，但对其是商标侵权行为没有统一认识，分歧比较多，因此导致我国对商标反向假冒行为的法律规制处于滞后状态。尽管2001年我国《商标法》明确规定商标反向假冒行为是一种侵犯商标专用权的侵权行为，但反对者依然众多，其理由主要有二:一是认为，在商标反向假冒行为中，行为人只是冒用了他人生产的商品，而没有假冒他人的注册商标，因此只是损害了他人的产品的声誉，而不构成商标侵权;^[7]二是认为，根据商标权用尽理论，商标权人将其商品合法置于流通领域，从购买者那里取得对价后，其商标权已经用尽，此时，购买者撤下商品的注册商标，甚至换上自己的商标均是购买者即商品所有人对其所有权的一种处分，不存在侵犯他人商标权的问题。

笔者认为，持反对意见的学者的理由有待商榷。首先，从商标信誉角度分析，商标反向假冒行为是否构成商标侵权的关键在于它是否侵害商标权人享有的商标信誉。商标信誉是与商品联系在一起的，享有这种信誉的应该是商品真正的生产者和经营者，而商标反向假冒行为人将两者非法割裂，以达到占领市场，获得高额收入的目的，并使商标权人为不断提高商誉而付出的努力付之东流，所以仍然损害了商标权人商标的信誉，其行为构成商标侵权。其次，从商标权角度分析，商标反向假冒行为直接误导消费者，使消费者对同一来源的商品误以为不同来源的产品，使消费者不知道商标权人对商标及其所标示的商品之间的一种身份关系，侵害了商标权人的精神权利从而导致其经济利益也受到损害。损害商标权人行使商标权的同时，其权利受到商标权利穷尽的限制，但商标权利用尽原则是指商标权人无权禁止他人在已出售的商品上使用原商标而不是无权禁止他人撤换原商标。商标反向假冒行为人去除原商标在没有任何标志或改用自己商标贴附于商品上再次出售，造成了欺骗性后果，此时商标权利用尽原则就不再适用于商标反向假冒行为。

(二)对商标反向假冒行为的表现形式认识不足

如前所述，笔者认为，商标反向假冒既包括显性反向假冒也包括隐性反向假冒，但现有法律对商标反向假冒进行规制仅仅着眼于显性反向假冒，原因在于部分学者对隐性反向假冒是否属于反向假冒持怀疑态度。对此，笔者有不同看法。注册商标的专用权包括了“行”和“禁”两个方面。^[8]所谓“行”，指注册商标人对注册商标的使用权，商标注册人有权自主在核定的商品上选择商标的使用方式，有权许可他人使用。在商品上标识注册商标，是商标专用权的一项基本职能，也是商标权人获得商标利益的基础。所谓“禁”，指未经商标注册人同意，任何人都不得使用与注册商标相同或相似标记于同一商品或类似商品上，商标权人也有权禁止他人未经许可撤换其依法贴附于商品上的标识。因此，将他人标识在商品上的商标除去，即使未把自己的商标标记在除去原商标的商品上，也在形式上割裂了商标与商品的密切联系，阻断了商标权人利用商标传递信息的渠道。可见，隐性反向假冒具有反向假冒的本质特征——对商品来源的虚假表述，应属于商标反向假冒的表现形式之一。

三、完善商标反向假冒法律规制的建议(www.daowen.com)

(一)完善商标反向假冒法律规制的价值取向

笔者认为，商标反向假冒行为，既是欺诈消费者的行为及不正当竞争行为，也是商标侵权行为。商标反向假冒行为法律性质的多重性是由于其侵害客体的复杂性所决定的，而侵害客体的复杂性又决定了可以从不同的角度适用不同的法律进行规制。即笔者认为从不同的角度对商标反向假冒行为进行规制的各种法律模式之间并非完全对立、非此即彼的，只是其所保护对象的侧重点不同而已。从商标权角度规制商标反向假冒行为，其目的和侧重点在于保护商标专用权，维护商标权人的利益;从反不正当竞争的角度规制商标反向假冒行为，其目的和侧重点在于保护公平竞争，维护市场秩序;从消费者的角度规制商标反向假冒行为，其目的和侧重点在于维护消费者的合法权益。故不管是从商标权角度，从反不正当竞争角度，还是从消费者权益保护角度，它们对同一行为——商标反向假冒的调整并非法律上的重复，而是不同权利人保护其自身权利的不同法理基础。

(二)完善商标反向假冒法律规制的具体建议

1.完善《商标法》对商标反向假冒行为的规制

(1)明确“商标注册人”的具体含义。为了更好地保护商标权人的合法权益，笔者建议将《商标法》第52条第(4)项中的“商标注册人”变更为“对注册商标享有最终处分权的人”。这样，《商标法》此规定的权利主体就十分明了:不管权利人是原注册商标的申请人，还是通过继承、馈赠或转让合同而继受取得商标权的人，或者订立独占使用许可合同的被许可人，不管权利人对商标权的享有是单独的还是共同的，也不管其权利的享有是长期的还是短暂的，只要该主体对商标享有最终处分权，就是适格的主体，其权利的行使就能受到《商标法》的保障。

(2)增加对隐性商标反向假冒的立法规制。为了使立法的确定性和可预测性得到明确体现，笔者建议，将“更换”他人注册商标改为“更换或者去除”他人注册商标，明确认定“更换”或“去除”他人注册商标，均应成为构成反向假冒的条件。

(3)完善对“投入市场”的理解。如前所述，笔者认为“投入市场”的行为主要是指但绝不应限于在市场中销售的行为，还应包括任何在公众场合进行广泛使用，以及利用商品进行的广告宣传、推销、促销等行为。相应的，对《商标法》第52条第(2)项“销售侵权注册商标专用权的商品的”属侵犯注册商标专用权也应作扩大解释，即不仅销售反向假冒商品属于商标侵权，其他形式的借用反向假冒产品为自己进行宣传的行为也都应属于商标侵权。对此，《商标法》应当予以完善。

另，只要实施了更换或去除他人商标又将该商品投入市场的行为，无论该“市场”是商标权人本国市场还是他国市场，均构成反向假冒，即反向假冒规定中的“市场”是包括国内国际市场在内的世界统一大市场。我国《商标法》对此应当明确予以规定。

(4)将未在中国注册的驰名商标纳入禁止商标反向假冒的保护范围。笔者认为，对未在中国注册的驰名商标，应纳入禁止反向假冒的保护范围。我国《商标法》第13条第(1)项规定:就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。此处的“禁止使用”实际上已经提供了对未注册的驰名商标禁止正向假冒的法律保护，那么我们同样没有任何理由将未在中国注册的驰名商标置于禁止反向假冒的法律保护之外。对驰名商标的反向假冒危害更大，即使该商标未在中国注册，也理应纳入《商标法》的调整范围。

(5)适用举证责任倒置原则。前面已经分析，在商标反向假冒诉讼中，权利人要主张自己的权利面临着很大的困难。如何走出这一举证困境是我们亟须解决的问题。笔者认为，在商标反向假冒诉讼中，在证明产品的来源问题上，很显然权利人的证据收集能力相对于侵权人来说处于弱势地位，因为其中包含的诸多事实并不是权利人能够证明得了的。所以权利人提出证据证明其与侵权人之间存在着买卖关系，并且怀疑侵权人的商品为自己生产的商品时，应由侵权人提出证据证明该商品的来源，即适用举证责任倒置原则。“收集到适格的证据加上公平正义的举证责任分配制度，反向假冒之诉才会真正的成为可诉之诉。”^[9]

(6)增加惩罚性损害赔偿。笔者认为，鉴于商标侵权行为所造成的损害有别于其他侵犯人身或财产权利的行为，权利人所遭受的损害往往需要一个过程才会显现出来，该损害有时是潜在的和将来发生的，可能是有形的，也可能是无形的，不能像侵犯一般财产权利那样通常直接且即时地表现为财产的毁损或灭失，或像侵犯人身权利主要表现为对医疗费、护理费等直接损失的赔偿。故此，在包括反向假冒行为在内的侵害商标权行为应承担的损害赔偿责任中规定惩罚性赔偿金，就显得格外有意义了。TRIPS协议第45条第2项规定:“司法当局还应当有权责令侵权人向权利持有人支付其开支，其中可包括适当的律师费。在适当场合即使侵权人不知、或无充分理由应知自己从事之活动系侵权，成员仍可以授权司法当局责令其返还所得利润或令其支付法定赔偿额，或二者并处”。故笔者建议，应借鉴TRIPS协议该条的规定，明确被侵权人采取法律救济所支付的合理支出，如律师费、人力资源费等应纳入侵权人应承担的损害赔偿金中，而且可以规定适当的惩罚性赔偿金，以补偿被侵权人、惩罚侵权人。

2.完善《反不正当竞争法》对商标反向假冒行为的规制

如前所述，鉴于现行的《反不正当竞争法》对商标反向假冒行为未予以明确规定。笔者认为，有必要在《反不正当竞争法》中明确规定这种行为。如可在该法第5条第(4)项后加1项内容作为第(5)项，可具体表述如下:盗用他人商品声誉，使消费者对其与他人的关系产生误解或对两者商品产生混淆的，另外，在完善该法时应当大力完善关于不正当竞争行为法律责任的规定，以加大打击力度。例如，同样确立惩罚性赔偿金，从而严禁商标反向假冒行为及其他不正当竞争行为，切实维护经营者和消费者的合法权益，保障公平竞争顺利进行。

3.完善《消费者权益保护法》对商标反向假冒行为的规制

笔者认为，完善《消费者权益保护法》，应当借鉴国外立法，赋予消费者协会和行业组织等提起诉讼的权利。另外，因为消费者个体力量薄弱、技术手段有限，对商品的真伪和是否属于反向假冒难以辨别，如果说原商标权人还可以通过质量、生产工艺、特殊标记等因素有能力证明该商品是属于自己生产和销售的商品的话，消费者对此是无能为力的，因此，消费者对反向假冒行为提起诉讼，其举证责任也应当由反向假冒行为人负担。对此应当在法律中予以明确规定。

总而言之，通过对《商标法》《反不正当竞争法》《消费者权益保护法》各方面的完善，从不同角度对商标反向假冒行为进行规制。不同的诉讼主体可以诉诸不同的法律对自身权益加以保护，三方面的法律通过全方位的保护形成合力，共同完善对商标反向假冒行为的法律规制。

【注释】

[1]刘宁:《试论商标反向假冒行为的违法性》，载《电子知识产权》2003年第1期。

[2]郑成思:《浅议〈反不正当竞争法〉与〈商标法〉的交叉与重叠》，载《知识产权》1998年第4期。

[3]郑成思:《知识产权法》，法律出版社1997年版，第208页。

[4]孙吴亮、郑艳馨:《论新〈商标法〉修正案中的商标反向假冒问题》，载《当代法学》2002年第8期。

[5]闫桂贞:《商标领域的反向假冒行为》，载《经济与法》1999年第7期。

[6]高山行、范陈泽:《反向假冒行为的经济分析》，载《预测》2004年第7期。

[7]郑友德、刘平:《试论假冒与不正当竞争》，载《知识产权》1998年第1期。

[8]南振兴、刘春霖:《知识产权学术前沿问题研究》，中国书籍出版社2003年版，第317页。

[9]张晋静:《反向假冒中的举证困境》，载《中华商标》2005年第2期。