福建省厦门市中级人民法院　刘新平　薛　潇

【裁判要旨】

恶意抢注他人商标，在商标法定撤销申请期限过后，向原商标权人主张商标侵权，违反诚实信用原则，不受法律保护。

【案情介绍】

被告舒乐达公司系德国一家专业生产罐头食品的企业，其商标iska于1999年12月13日获欧共体注册，1997年8月29日获国际知识产权组织国际局国际商标注册(即马德里商标注册)，核准使用的商品类别均为29类。1998年2月至2006年，被告舒乐达公司先后委托原告年年红国际食品有限公司法定代表人苏宇石任职的南宁高新开发区进出口公司、爽的食品厂(由瑞宁食品厂实际加工)等公司加工张贴商标的罐头食品，其企业名称和商标在国内有一定的知名度。

瑞宁食品厂(该厂法定代表人苏瑞宁系原告年年红国际食品有限公司法定代表人苏宇石的父亲)知道被告商标在国内具有一定的知名度，且在国内没有申请商标注册，便向国家商标局申请注册商标，并于2002年10月7日获准注册，有效期至2012年10月6日。瑞宁食品厂注册商标后，长期不实际使用该商标。2008年6月14日，瑞宁食品厂将该商标转让给原告年年红公司。在办理转让手续时被舒乐达公司发现，舒乐达公司要求原告在受让后将商标归还。同年5月，苏宇石以原告年年红公司董事的身份签署了一份表明其愿意将涉案商标转让给被告舒乐达公司的文件，但未实际履行。

2010年4月27日，厦门海关作出行政处罚决定，没收被告舒乐达公司委托被告厦门国贸公司进行生产、申报出口至俄罗斯的标有标识的3507箱蘑菇罐头，并处以罚款。被告舒乐达公司下单时已向被告国贸公司提交iska商标欧共体注册和马德里国际注册的资料，并授权国贸公司在其订购的货物上使用iska商标。

原告诉称:其为注册商标的商标专用权人，被告国贸公司向厦门海关申报出口的该批货物使用商标，侵犯了其商标专用权，且厦门海关已认定了侵权并给予了相应的行政处罚。该批货物是被告舒乐达公司委托被告国贸公司定牌加工生产的，因此被告舒乐达公司与国贸公司构成共同侵犯原告的商标专用权的行为。原告请求判令:(1)两被告立即停止侵犯原告商标专用权的行为，回收、销毁库存与流通渠道中的侵权产品;

(2)两被告连带赔偿原告损失50万元。

被告舒乐达公司辩称:其于1967年便开始注册、使用涉案商标至今，在中国有证据表明的最早使用时间为1997年。瑞宁食品厂在申请商标时已明知涉案商标为舒乐达公司所有并在国内有一定知名度，其在中国注册商标显然属于恶意抢注。涉案商标的原始注册人瑞宁食品厂的唯一股东、法定代表人苏瑞宁与原告法定代表人、股东苏宇石是父子关系，苏宇石作为爽的食品厂的代表也曾多次与舒乐达公司签订加工合同，为舒乐达公司生产粘贴涉案商标的食品，因此原告受让瑞宁食品厂涉案商标也具有不正当性。被告对于标识的使用完全正当，并且被告国贸公司生产的涉案产品未在国内销售不会在中国造成相关公众的混淆和误认，因而不构成侵权，请求驳回原告诉讼请求。

被告国贸公司辩称:其行为属于定牌加工行为，在合作前已经要求被告舒乐达公司提供其享有iska商标专用权的合法性证明，并取得了商标使用的授权，已尽到审查注意义务。且被告生产产品全部出口俄罗斯，中国境内的消费者及经营者不存在对该商品的来源发生混淆和误认的可能，故不构成侵权。

【审判情况】

厦门市中级人民法院经审理认为，虽然原告取得涉案商标的手段存在一定的不正当性，但是由于国家行政部门并没有撤销涉案商标的注册，故原告取得商标以及对商标享有的专用权应该受到法律保护。同时，根据我国在加入《商标国际注册马德里协定》时的声明，商标的使用应局限于法定区域，通过国际注册取得商标的保护，只有经商标所有人进行国内申请时，才能扩大到中国。被告舒乐达公司iska商标虽然获得欧共体和马德里国际商标注册，但是并没有在中国申请注册，故并不取得在中国的商标专用权。但是，诚实信用是商业活动应遵循的基本原则，任何违反诚信的行为均不应受到法律保护。本案中，原告取得涉案商标的行为显然属于违背诚信原则的恶意抢注行为，即使该商标注册未被撤销，其专用权的保护也应别于普通商标，应该予以适当限制，尤其不得对抗在先使用的权利人被告舒乐达公司，其无权禁止舒乐达公司继续使用长期以来在其生产的罐头食品上使用的商标标识。此外，由于被告舒乐达公司长期委托中国企业为其贴牌加工，生产、销售的相关业者不会发生混淆，故从商标的识别角度看，也不构成对原告商标的侵害。被告国贸公司作为贴牌加工企业在接受订单时已对委托方所享有的商标情况尽到了应有的审查义务，故其加工行为不构成侵权。综上，厦门市中级人民法院依据诚实信用原则判决驳回原告年年红公司的诉讼请求。

一审宣判后，原告年年红公司不服，向福建省高级人民法院提起上诉称:原审判决将其取得涉案商标的合法性和正当性置于相对立的地位，且优先考虑正当性，对商标权利的保护给予限制，是对我国法律规定的否定。其放弃法律规则的适用，反而优先适用与商标侵权纠纷案无关的诚实信用原则是错误的。

福建省高级人民法院经审理后判决驳回上诉，维持原判。(www.daowen.com)

【评析】

本案是一起典型的商标恶意抢注者对原商标权人“反攻倒算”引发的商标权侵权纠纷案件。我国是出口加工大国，在定牌加工领域，国内加工商抢注国外委托人商标的现象屡见不鲜。如何规制商标抢注行为，对构建有序的市场秩序，树立诚信的商业信誉，乃至维护出口加工大国的国际形象，都有着极其重要的意义。本案被告德国舒乐达公司自20世纪90年代以来长期委托中国企业贴牌加工其罐头食品，在国内加工市场建立了良好的市场声誉，其iska商标也具有较高的知名度，但是没有及时在中国注册商标，也没有及时发现其商标被抢注，以致反而被控侵权。在本案诉讼前，国内多处海关已经根据原告申请，查扣了大量被告舒乐达公司委托定牌加工的产品，如何对客观存在的抢注商标限制保护，如何保障在先权利人的利益，以及如何保护国内加工企业的合法利益，已经刻不容缓。本案在现有商标法律规定的前提下，尊重历史、尊重现实，合理地运用了民法的“帝王条款”——诚实信用原则，维护了各方当事人的正当利益，对商标领域的诚信构建具有积极的导向作用。本案的难点在于:(1)恶意抢注商标既已注册，其合法性应如何确认;(2)尽管涉案注册商标系原告采用不正当手段而恶意抢注获得，但由于其已经超过5年的申请撤销期限，被撤销的可能性微乎其微。在恶意抢注的商标未被撤销的前提下，其商标专有权能否对抗在先商标使用人;(3)贴牌加工产品未在中国市场流通，不存在相关公众误认的可能，是否能构成商标侵权?

一、“恶意抢注”商标的合法性判断

《商标法》第31条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。“恶意抢注”行为，是指申请人采用不正当的手段，将他人已经使用但尚未注册的商标以自己的名义向商标局申请注册。“恶意抢注”行为的构成要件有:一是主观要件，即申请人申请注册该商标必须是出于谋取不正当利益的目的;二是行为要件，即申请人采取了不正当的手段获得注册;三是客观要件，即“恶意抢注”成功，只有注册成功才可能对他人的在先权利造成损害。在本案中，瑞宁食品厂的法定代表人苏瑞宁与年年红公司的法定代表人苏宇石系父子关系，瑞宁食品厂与舒乐达公司实际发生过定牌加工的合作关系，是舒乐达公司曾经的实际定牌加工商，其在明知iska商标是舒乐达公司已经获得欧共体注册和马德里国际注册的商标，标识是舒乐达公司长期委托国内相关企业贴牌加工罐头产品所使用的标识的情况下，向国家商标局申请注册与前述iska商标、标识相近似的涉案商标，再转让给苏宇石完全控股的年年红公司。年年红公司受让该商标后，不是为了实际使用，而是通过起诉舒乐达公司试图牟取不当利益。由此可见，瑞宁食品厂注册商标，动机不纯，目的险恶，手段恶劣，属于典型的恶意抢注行为。

“恶意抢注”属于典型的违背诚信的民商事行为，但是根据我国现有法律和行政法规的规定，抢注商标的合法与否及其是否应予撤销应该通过商标确权行政程序解决。《最高人民法院关于“涉及注册商标授权争议的注册商标专用权利冲突纠纷”的函复》中也明确指出，对涉及注册商标授权争议的注册商标专用权权利冲突纠纷的，法院不予受理。由此可见，在未通过行政确权程序撤销相关商标的前提下，司法不宜代替行政，直接否认注册商标的合法性，否则可能会造成商标管理秩序紊乱、注册商标争议裁定制度形同虚设等一系列不良后果。因此，本案中，尽管涉案商标系恶意抢注取得，在未被撤销的情况下，一、二审法院均认可了其在法律上的合法地位。

二、“恶意抢注”商标不得对抗在先商标使用人

司法是立法的适用和继续，司法必须遵循立法确立的原则和规则，但同时，司法并不完全是被动地适用法律，而是与立法之间存在很强的互动关系。^[1]法律需要具有稳定性和确定性，但同时这种稳定性也导致了随着社会生活的不断发展，法律可能会出现一定的滞后性，法律存在漏洞也不可避免，正因如此，便需要法官在遵循立法的宗旨和基本原则的前提下，创造性地发挥其填补法律漏洞的作用。

诚实信用原则是民法的“帝王条款”，是一切民商事活动应当遵循的基本原则，也是限制不正当竞争、维护公平有序的市场经济秩序的最有力的保障。一切违背诚信原则的行为都应当予以禁止，甚至制裁。当前，《商标法》对于在先权利的保护以及对恶意抢注等不正当行为的规制，基本局限于商标注册程序之中，而对商标权与在先权利的冲突方面几乎未予涉及。因此，在立法条文没有明确规定的情况下，法官则应当合理运用自由裁量权，基于公平正义合理平衡利益关系。对于恶意抢注行为，即便在商标未被撤销乃至无法撤销的情况下，也应当基于公平正义的原则，根据诚实信用原则，对其商标专用权的保护给予适当的限制，即应允许在先商标使用人在侵权诉讼中以在先使用为由进行有效抗辩。对此，最高人民法院在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展意见》中也明确指出:“注册商标权人的注册商标属于复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标、抢注被代理人或者被代表人的商标或者以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标，被诉侵权的在先商标使用人以此为由提出抗辩的，应当予以支持。”

本案中，作为被告舒乐达公司曾经的实际贴牌加工商瑞宁食品厂，与舒乐达公司之间基于曾经的合作关系建立了特殊的诚信义务，但其却反而利用这种合作关系，以不正当手段抢注舒乐达公司已经使用并有一定影响的商标，主观恶意明显，明显有悖于诚实信用原则。舒乐达公司以在先使用作为抗辩事由，应当得到支持，即原告无权禁止被告舒乐达公司使用其在先并长期使用的标识。因此，法院根据诚实信用原则，判决驳回了原告的诉讼请求。

三、不存在混淆可能性就不构成商标侵权

商标是一种市场标识，其最核心的价值功能在于其识别性，使得相关公众通过商标可以将不同经营者提供的商品区分开来。与此相对应的，混淆理论也成为商标侵权判定的一项重要基础理论。TRIPS协定第16条第(1)项规定:“注册商标的所有人应享有专有权，以制止所有第三方未经所有人同意而在贸易中将与注册商标相同或近似的标记使用于与该商标所注册的商品或服务相同或类似的商品或服务，而这种使用大概有造成混淆的可能。”然而，由于我国《商标法》第52条规定未经权利人许可在相同或相近商品上使用相同或相近商标即构成商标侵权，是否可能会造成相关公众混淆则在所不问，以致对混淆可能性是否应当作为商标侵权行为的必要条件，我国理论界和司法实务中观点莫衷一是。但不可否认的是，在商标侵权判断时，引入混淆理论是商标法发展的趋势。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条第2款规定，《商标法》第52条第(1)项规定的商标近似，必须“易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”。从该解释有限引入了商标混淆理论，但并没有推而广之。在贴牌加工这一特殊的商标使用领域，是否也适用商标混淆理论来判断商标侵权的构成，至今法无明文规定。

本案是一起涉外定牌加工(OEM，Origional Equipment Manufacture，俗称贴牌加工)引起的商标侵权纠纷。贴牌加工是指由境外委托方提供商标，境内的受托方将其提供的商标印在所加工的产品上，受托方将加工后的产品全部返还境外委托方，境外委托方向境内受托方支付加工费的贸易方式。本案被告舒乐达公司长期委托中国企业为其定牌加工罐头食品，并且持续使用标识，行业内生产和流通领域的相关业者均知道产品的来源是被告舒乐达公司。由于本案中舒乐达公司委托国贸公司定牌加工的产品系全部出口至俄罗斯，产品并未在中国境内销售，因此，也并不会造成国内消费者的混淆，也就是说在客观上，舒乐达公司委托国贸公司涉外定牌加工的行为并不会造成相关公众的混淆;另一方面，舒乐达公司的iska商标也早已获得欧共体注册和马德里国际注册，被告国贸公司在受托定牌加工时审查了舒乐达公司相关商标权利状况，并取得了相应授权，尽到了合理的注意义务，在主观上没有过错，更无侵权的故意，因此，即便原告商标不被撤销，两被告使用标识也不构成对原告商标权的侵害。

【注释】

[1]孔祥俊:《论我国商标司法的八个关系》，载《知识产权》2012年第7期。