重庆市第一中级人民法院　钟　拯

【案情介绍】

原告惠州雷士光电科技有限公司早在2000年6月即获准注册了“雷士”文字商标，使用在照明灯具等商品上。2008年3月5日，国家工商局商标评审委员会作出裁定，认定原告使用在第11类照明器等商品上的第3010353号“雷士”商标在2004年3月之前已成为驰名商标。

2005年8月16日，日本雷士(香港)国际集团有限公司在香港注册成立。同年8月23日，乐清市雷士电器制造有限公司在浙江省乐清市注册成立。两公司股东均为王建祥、王茂龙二人。此外，王建祥于2005年8月16日向国家商标局申请注册了“CNLES”字母商标，同年10月26日国家商标局受理了该商标的注册申请。

原告惠州雷士光电科技有限公司(以下简称惠州雷士)诉称，被告乐清市雷士电器制造有限公司(以下简称乐清雷士)打着“日本雷士(香港)国际集团有限公司”的名义生产、销售电工面板、开关，并在其产品上使用“雷士”“LEISHI”“CNLES”等字样，侵犯了原告的商标专用权。请求判令:(1)确认被告生产、销售印有“雷士”“LEISHI”“CNLES”等字样的商品的行为侵犯了原告的“雷士”商标专用权;(2)确认被告使用“乐清市雷士电器制造有限公司”“日本雷士(香港)国际集团有限公司”企业名称的行为侵犯了原告的“雷士”商标专用权;(3)判令被告立即停止生产、销售上述侵权产品; (4)判令被告立即停止使用含有“雷士”字样的企业名称;(5)判令被告赔偿原告经济损失50万元等。

【审判情况】

一审法院认为，原告的“雷士”商标早在2000年6月即已核准注册，该商标所使用的商品范围主要包括照明器、灯具、插头插座等。“雷士”商标在2004年3月之前即已成为驰名商标，具有较强的显著性和较高的知名度。日本雷士(香港)国际集团有限公司及被告乐清雷士均于2005年才注册成立，晚于原告商标取得及驰名的时间;且被告生产的电工面板、开关产品与“雷士”商标所使用的商品构成相同或类似商品，因此，被告将与原告“雷士”商标相同的文字作为企业字号使用，并在相同或类似商品上使用“乐清市雷士电器制造有限公司”“日本雷士(香港)国际集团有限公司”企业名称以及相关标识的行为，可能构成侵犯“雷士”商标专用权的行为或(及)不正当竞争行为。对该行为的性质应当综合作出判断。

1.被告未实施原告所指控的在其商品上单独使用“雷士”“LEISHI”标识的行为，其使用的“CNLES”商标，在音、形、义等方面与“雷士”商标存在较大差异，不构成相同或近似，但其在产品包装袋上使用“JAPAN LEISHI”字样亦属商标意义上的使用，该商标系以“雷士”商标的汉语拼音加上英文国家名称，其显著性部分仍是“雷士”读音，足以造成混淆和误认，构成对“雷士”商标专用权的侵犯。

2.尽管被告未在其商品上单独突出使用“雷士”二字，但其将“日本雷士(香港)国际集团有限公司”字体置于与“CNLES”商标等同的显著位置，使相关公众就该商品所最易注意和认知的标识集中于“CNLES”及“日本雷士(香港)国际集团有限公司”字样，并使用“JAPAN LEISHI”强化了与“雷士”读音的联系，结合原告商标的知名度，足以使消费者产生混淆误认。被告通过突出使用“日本雷士(香港)国际集团有限公司”字样，实际达到了突出使用其自身字号(同为“雷士”字号)的效果。因此亦属将与他人注册商标相同文字作为企业字号在相同或类似商品上突出使用的行为，已构成对原告商标专用权的侵害。

3.被告将同行业中其他经营者的具有相当知名度的注册商标作为自己的字号予以登记使用，具有借助合法形式攀附他人商誉的明显故意，有违诚实信用原则，构成了不正当竞争行为。

4.因“日本雷士(香港)国际集团有限公司”企业名称的字号与在先商标“雷士”冲突，被告在相同或类似商品上使用该企业名称的行为，同样使消费者混淆商品来源或对经营者之间的关联关系产生误认，违反了诚实信用原则，亦属不正当竞争行为。被告虽辩称系为表明授权生产关系，但因该企业名称的取得及其与第一被告的授权生产关系均晚于原告“雷士”商标取得及驰名的时间，本院对其辩称的理由不予支持。

据此，一审作出判决:被告乐清雷士公司立即停止生产、销售标有“JAPAN LEISHI”字样的侵权产品;立即停止使用含有“雷士”字样的企业名称;赔偿原告经济损失20万元。

宣判后，被告乐清雷士公司不服，提起上诉称:乐清雷士使用“JAPAN LEISHI”不是商标意义上的使用，产品上是以“JAPAN LEISHIELECTRICAL”(即日本雷士电器)的标示方法，表明是日本雷士(香港)国际集团有限公司旗下产品，不存在商标的使用亦不侵权，一审忽略了该标识的整体性;乐清雷士在包装上使用“日本雷士(香港)国际集团有限公司”字样不是突出使用乐清雷士的企业字号，而本案未列日本雷士(香港)国际集团有限公司为被告，该企业名称是否侵权不在本案审理范围，并且，被告的使用未使相关公众误认。

二审法院进一步查明:被告在产品包装盒上使用“日本雷士(香港)国际集团有限公司”的字体虽然小于“CNLES”，但该包装上其他大多数字体均为英文字，且字体很小，因而日本雷士企业名称相对最为醒目。内包装袋上的“JAPAN LEISHI”与“ELECTRICAL”是分两行排列且分别使用绿色和红色;“日本雷士(香港)国际集团有限公司”的字体虽然小于“CNLES”，但是却是包装袋上唯一的中文。

二审法院认为:(1)“雷士”商标在2004年3月以前即已成为驰名商标，乐清雷士作为同行业竞争者理应更具有知晓该商标的能力，但其不但不主动避让，反而将该商标相同文字注册为企业字号，故意造成商品来源混淆，具有明显“傍名牌”的主观恶意，其企业名称注册行为已构成不正当竞争。由于注册行为已经不当，对企业名称的任何形式的使用，即使是规范使用，也构成不正当竞争。(2)关于乐清雷士在产品包装上使用“日本雷士(香港)国际集团有限公司”以及“JAPAN LEISHI”(或“JAPAN LEISHIELECTRICAL”)的行为:乐清雷士借在产品上标注所谓授权企业名称之机，使其产品包装上反复出现惠州雷士的商标“雷士”或其拼音“LEISHI”，结合“雷士”作为驰名商标的强显著性，乐清雷士的行为实际起到了将“雷士”或者“LEISHI”作为产品标识使用的效果，客观上使消费者产生了混淆误认，其行为属于《商标法》第52条第1款“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”的行为，侵犯了原告的商标专用权。据此判决:驳回上诉，维持原判。

【评析】

本案涉及商标与企业名称冲突的争议。依据《商标法》及《反不正当竞争法》的相关规定，此类纠纷应当按照保护在先权利原则、诚实信用原则、禁止混淆原则、利益平衡原则加以解决。近年来，随着商标、企业名称所承载的市场价值在竞争中日益凸显，侵权人“傍名牌、搭便车”的行为呈现出多样化、隐蔽性的特点，本案即具有这样的典型性，被告侵权行为的主观故意及客观表现可谓明确无疑，一、二审法院均对侵权行为予以了制裁。但通过两级法院裁判理由的阐述可见，一、二审在对被告侵权行为的事实认定及法律适用上存在一定的分歧，有必要作进一步探讨。

一、对于多种方式使用相关商业标识的混淆行为的准确界定

一审法院从行为本身的表现形式出发，将被告在其产品上标注相关标识的行为分别加以分析认定，具体分为:(1)在产品包装袋上使用“JAPAN LEISHI”字样，属于使用侵权商标;(2)突出使用关联企业名称即“日本雷士(香港)国际集团有限公司”的侵权行为;(3)注册、使用侵权的企业名称(被告自身名称);(4)(即使规范地)使用关联企业名称。一审法院认为，前两种行为构成商标侵权，后两种行为属于不正当竞争行为。

二审法院更加注重侵权行为的整体性及主观恶意的推定，但其在阐述理由时认为，乐清雷士借在产品上标注所谓授权企业名称之机，使其产品包装上反复出现惠州雷士的商标“雷士”或其拼音“LEISHI”，结合“雷士”作为驰名商标的强显著性，乐清雷士的行为实际起到了将“雷士”或者“LEISHI”作为产品标识使用的效果，客观上使消费者产生了混淆误认，其行为属于《商标法》第52条第1款“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”的行为。(www.daowen.com)

笔者认为，二审的认定值得商榷。首先，商标与使用企业名称冲突纠纷，从侵权人的行为性质上看，主要是借助于合法的形式侵害他人商誉，表现为使消费者对商品或者服务的来源以及不同经营者之间具有关联关系产生混淆误认，故一般属于不正当竞争纠纷。^[1]一般而言，任何企业名称对商标的混淆侵权行为，均表现为将含有该商标(或近似文字)的企业名称以各种形式反复出现，从而达到实际作为产品标识使用的效果。但就侵权行为本身的界定而言，仍是使用企业名称的行为，而非使用商标的行为。行为的表现形式与行为的客观效果是两个层面的问题，正是从行为的表现形式出发，一审法院并未支持原告关于被告使用了“雷士”或者“LEISHI”标识的事实主张;而二审法院却将行为客观达到的效果与行为本身的定性混为一谈，模糊了法律行为与法律责任的界限。同时，将前述行为一概认定为使用侵权商标的行为，而非突出使用企业名称的行为，似乎使得《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的”属于侵犯商标权行为的规定，失去了适用的空间。

二、关于企业字号突出使用的司法判断

前述司法解释的规定，为妥善处理商标权与字号权的冲突提供了法律依据。也有观点认为，实践中突出使用难以认定，不应把突出使用放在审查的首要点，而应当把“是否容易使相关公众产生误认”作为判断的首要点。^[2]笔者认为，坚持突出使用是构成企业名称侵犯商标权的基础和前提不仅是司法解释所确定的基本原则，并且“突出使用”作为行为的外在表现，相对于“是否容易使相关公众产生误认”的判断更为客观。但在实际生活中，对字号突出使用的手法不断翻新，可谓“乱花渐欲迷人眼”，探讨字号突出使用的认定问题对于司法实践具有重要意义。

尽管司法解释的规定比较原则，但北京市高级人民法院早在2002年《关于商标与使用企业名称冲突纠纷案件审理中若干问题的解答》中即指出:将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上单独或者突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯他人注册商标专用权的行为。近年来，各地法院运用上述原则认定了各种突出使用行为，司法实践中，对于将整个企业名称突出使用的行为、将字号作为商品名称使用的行为等均构成企业名称突出使用的侵权行为已基本达成共识。在具体判断方法上，有观点指出:“对于对字号的突出使用使字号的区分与标识功能超越了正常的程度。一般而言，这种程度的比较是通过对使用在商品上的文字的反差度和位置的显著度的比较而产生的，此外，还应当考虑到商标相对于相关公众的知名度等因素。”^[3]笔者认为，这一归纳具有较强的概括性和操作性。本案中，一、二审法院均充分关注了“雷士”作为驰名商标所具有的较强的显著性和较高的知名度，在此基础上，一审主要关注到被告将“日本雷士(香港)国际集团有限公司”字体置于商品上最为显著、最易为公众直接感知的位置，从而得出突出使用的结论。二审法院则进一步注意到该包装上文字的中、英文(及色彩、大小)对比，即“日本雷士(香港)国际集团有限公司”几乎是其中唯一的中文，就国内普通消费者的一般注意力而言，仅有该中文为醒目易见之信息。可见，在判断和认定各种突出使用的侵权手段时，应当综合“位置对比”和“反差对比”，并结合商标的知名度和显著性。

三、关于“授权许可”使用企业名称行为的法律适用问题

近年来，一些侵权人利用境内外法律制度的差异从事不正当竞争。比如利用香港(及其他一些国家和地区)法律与内地的差异，香港实行企业注册登记备案制度，内地则实行审核登记制，侵权人于是将国内知名商标在境外作为字号注册企业，再以“委托生产”“授权生产”等名义使用(或突出使用)该企业名称行侵权之实。这类行为往往打着“国际”“集团”等字样，危害性更为严重，因为其甚至产生了一种“反向混淆”，消费者往往误认为该所谓“国际公司”是总部，而所熟悉的商标的所有人不过是下属公司，商标权人多年经营所建立的商誉被轻易窃取。本案即具有这样的特征。

然而，此类行为应当适用什么法律予以禁止，目前司法实践中尚有疑义，如有的观点认为“应当认定构成商标侵权，但目前缺乏法律和司法解释的依据”。^[4]其实，从现行商标法律规定来看，《商标法》《商标法实施条例》以及商标法司法解释并未穷尽列举所有的商标侵权行为。按照民法基本理论，当行为人损害他人合法权益的行为在成文法中没有对应的规定时，可以适用兜底条款或法律原则，让行为人承担相应的责任(区别于刑法的罪刑法定原则)。不过，笔者认为此类行为尚无须适用兜底条款或法律原则处理。

本案被告在商品包装上突出使用的是“日本雷士(香港)国际集团有限公司”而非被告自身名称，一审法院认为，被告通过突出使用“日本雷士(香港)国际集团有限公司”字样，实际达到了突出使用其自身字号(同为“雷士”字号)的效果，仍应当适用将与他人注册商标相同文字作为企业字号在相同或类似商品上突出使用构成商标侵权的司法解释。

法律是具有普遍性、确定性的行为规范，其不可避免地存在不周延性、模糊性和滞后性的局限。“绝大多数的立法历史表明，立法机关并不能预见法官所可能遇到的问题”;^[5]“法律由此被看作是须由解释者补充完成的未完成作品，是必须由人操作的机器而不是自动运转的永动机，法律的外延因此成为开放性的。”^[6]虽然从惯常思维来解读商标法司法解释第1条第(1)项的字面含义，似乎其所称“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用”是指作为自己的字号使用，但事实上，该表述并未限制为使用自身字号(或名称)的情形，即是并未明确排除使用他人企业字号(或名称)的情形。而被告的行为无论就其表现形式还是客观效果来看，均与该条司法解释的规定要件和所追求的立法目的相吻合。故笔者认为，一审法院灵活适用该条司法解释对侵权行为加以认定是正确的。

此外，此类案件的另一个困境在于，原告出于打击实际侵权实施人的必要性，或囿于涉外送达和执行的一些具体困难，往往选择只起诉境内侵权生产厂商，未将境外所谓“国际公司”“集团公司”等列为被告。则法院是否可以就境外公司注册行为的侵权性质作出认定?即使被告规范地使用境外企业名称，是否仍构成侵权?

一审法院鉴于日本雷士(香港)国际集团有限公司未被列为本案被告，采取了较为慎重的态度，对其侵权性质避免进行认定(尽管其侵权性质明显)，而着力于被告即使规范使用“日本雷士(香港)国际集团有限公司”是否会使消费者产生混淆误认，从而认定该使用行为违反了诚实信用原则，亦属不正当竞争行为。二审法院则从行为所反映的主观故意出发，认为“由于日本雷士(香港)国际集团有限公司与乐清雷士的股东都是王建祥、王茂龙二人，因此日本雷士(香港)国际集团有限公司也是一家以侵权为目的成立起来的公司，同样具有明显的不正当性。由于日本雷士(香港)国际集团有限公司并非本案被告，本院对其行为不作审理。但……”笔者认为，二审的表述尽管符合心证但缺乏逻辑上的严密性，既然“不作审理”就不应当得出行为正当性与否的结论，从程序上讲亦不应当对未参加诉讼的行为人之行为进行预判。

《北京市高级人民法院在关于商标与使用企业名称冲突纠纷案件审理中若干问题的解答》中认为，企业名称具有专用属性，“故企业名称专用权人不得许可他人使用自己的企业名称。在商标与使用企业名称冲突纠纷案件审理中，对被告以经他人授权许可而使用企业名称为由进行抗辩的不予支持”。该规定对于当前广泛存在的集团公司、关联企业的情况似乎有些滞后，但其原则可供借鉴，即对于此类案件，重点不在于审查授权许可关系是否存在及其合法性，亦不必就境外公司注册行为的侵权性质进行认定(除非其作为被告)，审查重点应当放在被告使用该企业名称是否违反诚实信用原则和禁止混淆原则，从而裁判被告是否应当停止使用该企业名称，即可较好地达到遏制侵权行为的目的。

【注释】

[1]《北京市高级人民法院关于商标与使用企业名称冲突纠纷案件审理中若干问题的解答》〔京高法发(2002) 357号〕。

[2]曹波:《商标侵权案件审理的若干问题》，载《知识产权审判前沿》2006年第1辑。

[3]湖南省高级人民法院民三庭:《商标权与字号权冲突案件中企业字号突出使用的司法判断》。

[4]王玉飞、宋妍:《关于商号权案件的审判实践》，载《最高法院知识产权专刊》2007年第1期。

[5]徐国栋:《民法基本原则解释——成文法局限性之克服》，中国政法大学出版社1992年版，第137～143页。

[6]卓泽渊:《法学导论》，法律出版社2002年版，第67页。