上海市第一中级人民法院　陈瑶瑶

【裁判要旨】

本案系一起商标侵权纠纷，争议焦点在于被控侵权行为人在销售权利人产品时使用权利人商标的行为是否构成商标侵权，问题核心在于厘清商标指示性合理使用的司法认定标准，如果被控侵权行为人使用他人注册商标仅为指示其所销售商品的信息，未造成相关公众混淆，亦未造成注册商标权人商标利益损害的，则不应被认定为商标侵权行为。

【案情介绍】

A公司系涉案图形与文字组合商标、“立邦”文字商标权利人，B公司在C公司运营的淘宝网上开设名为“HT油漆商城”的店铺，销售多种品牌油漆。该网络店铺首页顶部显示“HT油漆商城、实物拍摄、原厂正货、七天退换、用心服务”，该页面中上方是一个图片框，滚动显示三幅不同图片，其中第一幅系多乐士漆广告，第二幅系立邦漆广告(该广告上部显示“Nippon Paint立邦漆”，下方是立邦涂料的介绍)，图片框下方为掌柜推荐宝贝、立邦漆、华润漆、多乐士等部分商品的图片、简要信息、价格、销售量等信息。点击首页菜单栏中的“代理品牌”链接，页面自上而下分列几个图片框，分别系立邦漆、多乐士、德国汉高、来威漆、华润漆、森戈品牌的广告，其中立邦漆图片框中滚动显示该品牌的四幅广告图片:第一张图片为一个网页的截图，页面上方显示“ECOLOR首页美丽家居工业与工程我的立邦网上商城”;中部是一个图片框，显示“2010为爱上色”;下方左侧系立邦新闻信息，右侧显示有“立邦网络旗舰店马上登陆”“漆量计算器”“为爱上色电子书”等信息。第三张图片、第四张图片均系立邦漆的产品介绍，其中第三张图片左上方突出显示了“装饰新家，刷新幸福”，第四张图片左上方突出显示“小编120分推荐净味性价王”。A公司认为B公司店铺存在商标侵权行为，遂提起诉讼。

【审判情况】

一审法院认为，B公司在销售A公司商品时，使用涉案注册商标进行促销宣传，方式合理，符合一般商业惯例，判决驳回A公司要求B公司承担商标侵权责任的诉讼请求。鉴于B公司未构成侵权，A公司要求C公司承担共同侵权赔偿责任的诉讼请求亦不予支持。A公司不服，提起上诉。

二审法院认为，B公司为指示其销售商品的信息而使用A公司的注册商标，未造成相关公众的混淆;且在商标使用过程中，不存在对商标的贬损，未造成商标显著性或知名度的降低，也没有损害商标权人其他商标利益，故A公司指控B公司构成商标侵权的主张不能成立。而C公司作为网络服务提供者，在B公司不构成商标侵权的前提下，也不应被认为构成商标侵权。据此维持原判，驳回上诉。

【评析】

本案系一起商标侵权纠纷，审理关键在于B公司销售A公司产品时使用“立邦”商标是否构成商标侵权，问题核心在于商标指示性合理使用的司法认定。

指示性合理使用(nominative fair use)，又称被提及的合理使用，是指经营者在商业活动中善意合理地使用他人注册商标，客观地说明自己商品或者服务源于他人的商品或服务，或者客观地指示自己商品的用途、服务对象以及其他特性，与他人的商品或服务有关。^[1]指示性合理使用表现为直接使用他人商标，该商标直接指向商标所有人的商品或服务，而非使用者自己的商品或服务。从目前司法实践来看，指示性合理使用主要包括两种类型:一种是为了说明商品或服务的特点、用途而使用他人商标，尤其表现为对商品零部件或配件、服务对象的说明等;另一种系针对商标权利用尽而言，经商标权人许可或以其他合法方式投放市场的商品，他人购买后可以加以转卖，也可以在广告中推销该商品进而对其商标进行使用。在上述两种情形下，对他人商标的使用均有必要性，否则将不易识别商品的用途、服务的内容，进而可能影响商品流通或服务提供。

一、商标指示性合理使用的司法判定标准

我国商标相关法律对指示性合理使用尚无明确规定，但一些部门规章中已有相关规定，要求未经商标注册人允许，他人不得将其注册商标作为专卖店、专营店、专修店的企业名称或营业招牌使用。^[2]但因部门规章层级不高，内容亦不全面，故司法实践中，对指示性合理使用的判定仍立足于对传统商标侵权理论的分析。笔者认为，指示性合理使用的司法判定可从两个方面把握:

1.不属于《商标法》意义上的使用。即商标使用人的目的不是标识商品或服务来源，而是为了说明或者描述自己的商品。根据《商标法》第52条对于商标侵权行为的列举性规定，以及《商标法实施条例》《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》相应条款对《商标法》第52条第(5)项商标侵权行为兜底性条款的解释，可知商标直接侵权行为强调对侵权标识进行了商业标识意义上的使用，即被控侵权标识以商标、商品名称、商品装潢、企业名称等形式，与商品或服务来源建立了特定联系，具有了区别商品或服务来源的商标意义，产生了使相关公众混淆的后果。

法院判断是否构成属于《商标法》意义上的使用时，应结合标识使用的外在表征、相关公众的混淆可能性进行考量。首先，要注重考察被控侵权标识使用的大小、位置、含义、显著性、背景及其他相关的客观使用情况。其次，要综合判断该标识使用状况传达给相关公众的一般印象，该标识被用作区分商品或服务来源的标识，还是仅被用作产品或服务内容的说明。同时，标识使用是否导致相关公众对商品或服务来源产生混淆，是该标识是否作为《商标法》意义上的使用的反向判断标准，此类混淆主要包括产品来源的误认、产品生产者与商标所有人关系的误认等。

2.未对商标权人造成商标利益上的损害。该标准一般仅适用于第二类指示性使用情形，即转售商品过程中使用他人商标。^[3]商标利益上的损害应以是否妨碍商标功能的发挥为判断依据。商标除标识来源的基本功能外，还具有质量保障、广告、表彰等衍生功能。^[4](1)标识来源的基本功能，也即识别功能，上文已有讨论，指示性使用的成立不涉及对该功能的妨碍。(2)质量保障功能实质上是商业来源意义上的保障功能，保证与特定商标关联的商品具有一定的质量水平。当商品质量发生变化或损坏时，转售将影响商标的质量保障功能，进而影响商标所有人的声誉，造成商标权人商标利益上的损害。(3)广告、表彰功能更侧重于商标与特定商品或服务的唯一对应性，与商标的显著性、知名度呈正相关，尤其适用于驰名商标，商标与较高程度的品味、身份相关联。当使用人在广告中对商标进行了贬损性使用，影响了商标固有的形象和声誉时，将会造成商标权人商标利益上的损害。

二、商标指示性使用与不正当竞争(www.daowen.com)

知识产权本身就具有种类多样性和差异性，各类知识产权具有不同的特质和保护要求，^[5]故我国知识产权司法实践历来要求深刻把握“加强保护”与“区别对待”的关系。商标指示性使用的司法规制可能同时适用《商标法》与《反不正当竞争法》的规定，故在司法实践中，应尤为注意区分相关法律对商标指示性使用行为的调整范围，不同的请求权基础可能导致裁判结果的差异。

1.《商标法》对于商标指示性使用行为的规制旨在调整妨碍商标功能发挥的行为。如果经营者使用他人注册商标不仅仅是宣传商标所有人的商品，也用以宣传经营者自身，并足以导致公众误认为经营者与注册商标专用权人之间存在赞助或支持等特殊关系，该种混淆或误认不属于《商标法》所调整的因商标使用导致商品来源混淆，而应归入不正当竞争行为。

2.在不正当竞争行为的认定中，法院应结合被控侵权人的主观故意、行为的不正当性、损害后果等情形，综合判断其行为是否达到了不公平的程度，是否需要《反不正当竞争法》予以救济。在这个问题上，外国立法、司法实践的相关经验值得借鉴，如欧盟条例规定，指示性使用应当“符合工商业务中的诚实惯例”;美国的相关判例也认为，认定商标指示性合理使用的要件之一为“该使用不会暗示得到了商标所有人的支持或者认可。”

三、对本案结论的分析

本案中，B公司在其C公司网络店铺上销售A公司产品时，使用了多幅与“立邦”产品相关的图片，涉及A公司的“立邦”商标，结合前文分析可知:

1.B公司使用涉案“立邦”商标，是为了指示其所销售商品的信息。首先，从商标适用方式来看。涉案商标系图片组成部分，图片主体内容系对“立邦”产品的介绍，而涉案网络店铺首页的主体位置均系各品牌油漆商品的图片、名称、价格、销售量等信息，结合图片使用方式以及网页布局，相关公众通常会认为该商标传达的是在售商品的广告，即指示其所销售商品的品牌信息，而不是传达经营者本身。其次，从被控侵权使用行为是否会使相关公众对服务来源产生混淆和误认角度来看。B公司使用涉案商标，直接指向的是商标注册人的商品，并非指向B公司本身，即“立邦”商标与“立邦”产品的对应性并没有受到影响，相关公众也不会认为在售“立邦”产品来源于B公司。

2.不存在A公司商标利益上的损害。B公司销售的是A公司的产品，不存在伪造商品或导致产品质量降低的行为，也不存在对商标的贬损行为，故不存在消费者对于商品来源认知的混淆，商标的识别、广告、表彰等功能也未受到影响，被控侵权使用行为并未造成A公司商标利益上的损害。

3.本案中B公司行为虽有不妥，但其行为不属于《商标法》调整的范畴。首先，B公司在网络店铺首页设置“代理品牌”链接，并在代理品牌界面设置众多品牌广告图片，可能会导致相关公众误认为A公司与B公司间存在一定的商业关系。但该种商业关系的混淆并非商标使用的结果，而系根源于B公司使用“立邦”广告图片超出了广告宣传产品的必要限度，并对B公司本身起到了一定的宣传作用。该种行为不属于《商标法》调整的范畴，并未导致该法所称的商标混淆、商标利益的损害。其次，如果B公司使用广告图片，足以造成相关公众认为B公司与A公司间存在诸如赞助或支持之类的特殊关系，并使B公司获取了不正当的竞争利益，A公司损害达到《反不正当竞争法》规定的救济程度的，则法院可以适用《反不正当竞争法》对此进行补充保护。

综上所述，B公司为指示其所销售商品的信息而使用A公司的注册商标，未造成相关公众的混淆后果，也不存在A公司其他商标利益的损害，故A公司指控B公司构成商标侵权的主张不能成立。而C公司作为网络服务提供者，其构成商标侵权应以B公司构成商标侵权为前提，故在B公司不构成商标侵权的前提下，也不应被认为构成商标侵权。

【注释】

[1]王莲峰:《商标合理使用规则的确立和完善——兼评〈商标法(修改稿)〉第六十四条》，载《政治与法律》2011年第7期。指示性合理使用规则系美国联邦第九巡回上诉法院于1992年在New KidsOn The Block v．News America Publishing，Inc．案中最先确立，即只要被告使用商标旨在描述原告的商品，而不是其自己的商品，在符合以下三个条件时，(被告)商业使用者有权提出指示性合理使用抗辩:首先，所涉商品或者服务不使用商标就不易识别;其次，商标的使用必须以识别商品或者服务的合理必要性为限;最后，该使用不会暗示得到了商标所有人的赞助或支持。很多国家或地区的商标立法均规定了该规则，如《欧洲共同体商标条例》第12条规定:“共同体商标所有人无权制止第三方在商业过程中使用:……(c)需要用来表明商品或服务用途的标志，特别是用来表明商品零部件用途的商标;只要上述使用符合工商业务中的诚实惯例。”第13条规定:“共同体商标所有人无权禁止由其或经其同意，已投放共同体市场标有该商标的商品使用共同体商标。”

[2]如国家工商行政管理总局于1995年7月发布的《关于禁止汽车零部件销售商店、汽车维修点擅自使用他人注册商标的通知》、1996年6月发布的《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店(专修店)企业名称及营业招牌的通知》等。

[3]关于商标利益上的损害的类型，各国立法和司法中已有涉及，如《欧洲共同体商标条例》第13条第2款规定:“共同体中的所有人有合法理由反对商品继续销售的，尤其是商品在投放市场后，商品质量发生变化或损坏的，上款(即共同体商标所有人无权禁止由其或经其同意，已投放共同体市场标有该商标的商品使用共同体商标)不适用。”欧共体法院亦指出:“如果转卖二手商品的方式会导致对商标权人声誉的损害，则商标权用尽原则不再适用，有损于商标权人声誉的广告也是如此。”See Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v．Evora BV，Court of Justice，Case C－337/951(1997)para．31，转引自王迁:《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2011年版，第426页。

[4]孔祥俊:《商标与不正当竞争法原理和判例》，法律出版社2009年版，第45页。

[5]2011年11月29日最高人民法院知识产权审判庭庭长孔祥俊在全国法院知识产权审判工作座谈会上的总结讲话。