北京市第二中级人民法院　冯　刚

【裁判要旨】

原告盛焕华在第41类上注册了商标。被告吉林人民出版社出版发行了《A+优化作业本》系列图书，在图书上突出使用了“作业本”三个字。本案的焦点问题在于:(1)涉案商标是否为通用名称;(2)被告使用“作业本”是否属于非商标意义上的使用;(3)被告出版发行涉案图书是否侵害商标的专用权。

【案情介绍】

盛焕华注册了文字商标，字体指定颜色为绿色，核定服务项目为第41类，包括:培训;函授课程;组织文化或教育展览;安排和组织专家研讨会;提供在线电子出版物;加副标题;录像带录制;教育(截止)。盛焕华在图书出版、教育培训等商业活动中使用了该商标。吉林人民出版社出版发行了《A+优化作业本》系列图书，在图书的封面、封底、扉页、版权页、封底价签和书脊上均突出使用了“作业本”三个字。

【审判情况】

一审法院认为，本案诉争的“作业本”一词系固有名词，是对学生或其他学习的人专门用来做作业的本子的通称，而非臆造词，尽管《现代汉语词典》(第5版)中对“作”的组词中仅有“作业”未包含“作业本”，但显然，“作业本”一词系“作业”与“本”的合成词。按照《现代汉语词典》对“作业”的解释“教师给学生布置的功课”可简单推知，“作业本”系泛指学生完成作业的练习本。毋庸置疑，“作业本”可作为培训教育领域指代学生练习本、练习册等的通用名称。盛焕华列举实践中涉及的“练习簿”“练习本”等，尽管未直接使用“作业本”一词为名，但仍属于作业本类别范畴。同时，通用名称为行业内约定俗成之称谓，非相关部门指导性或规范性文件必须明确规定的内容。故涉案商标为通用名称。该商标的显著性主要体现在“作业本”文字所体现的特定字体和颜色，盛焕华因所享有的商标专用权而可排除他人使用的情形应当是在相同或类似商品上对与商标相同或近似的标识作商标意义上的使用行为。《A+优化作业本》中涉及“作业本”的情形无一与商标中的“作业本”存在相同的字体或颜色，由于涉案的《A+优化作业本》本身即为学生练习数学习题的练习册，“作业本”文字属于该书书名的组成部分，故被告使用方式中涉及的“作业本”均是作为书名组成部分的使用，体现了“作业本”作为通用名称的意义，不具有区分商品或服务提供者的功能，并非商标意义上的使用，不会造成相关公众的混淆和误认。

综上，一审法院判决驳回原告盛焕华的全部诉讼请求。

上诉人盛焕华不服原审判决，提出上诉，请求撤销原审判决，依法改判支持其原审全部诉讼请求。

二审法院认为，盛焕华是涉案商标的注册人，在注册有效期内依法享有注册商标专用权。涉案商标并非通用名称。吉林人民出版社在涉案图书中使用“作业本”是非商标意义上的使用。吉林人民出版社在涉案图书中使用“作业本”并未侵犯盛焕华的涉案商标专用权。综上，上诉人盛焕华所提上诉理由缺乏依据，其相应的上诉请求二审法院不予支持。原审法院认定事实清楚，处理结果并无不当，应予维持。判决驳回上诉，维持原判。

【评析】

一、通用名称的认定标准问题

《商标法》规定，仅有本商品的通用名称的标志不得作为商标注册，但标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。这里包含以下几个方面的内容:(1)通用名称的问题是关于某一标志能否注册为商标的问题，即属于原告的权利基础层面的问题，而非被告是否构成侵权的问题;(2)通用名称的显著性既包括先天显著性，也包括后天显著性;(3)评定通用名称应当结合其商品或服务类别。

值得注意的是，对于通用名称的认定应结合注册类别予以考察，否则必将不适当地扩大商标法意义上的通用名称的范围，客观上不适当地缩小文字商标的可选择范围，从而违背《商标法》的立法本意。例如，“苹果”如在水果类别上申请注册则属于通用名称，而在计算机类别上申请注册则不属于通用名称。因此，这里所说的“通用名称”只是针对注册类别而言才有意义，如果脱离这一“语境”则几乎任何名词都可以构成“通用名称”，这当然是错误的。另外，从程序的角度考虑，由于通用名称的问题是属于标志能否注册为商标层面的问题，法律将这一问题的解决首先赋予商标行政机关，而对该机关的决定则应由商标评审委员会前置解决，法院可以在后地通过商标行政诉讼程序进行处理。因此，法院在民事诉讼程序中直接认定某文字商标系通用名称亦不尽妥当，如果确实遇到此类情况，法院应向被告释明，由被告向商标评审委员会提出撤销申请，而法院则应中止民事诉讼程序，等待商标行政程序及商标行政诉讼程序得出最终结果后再行处理。

就本案而言，“作业本”一般指学生或其他学习的人专门用来做作业的本子以及一些专业性较强的技术工作，或较为复杂的工种，需要详细记录数据或操作规程完成情况的专用记录本，凡符合上述特征的本子均可被称为“作业本”，但就盛焕华申请涉案商标的第41类服务而言，吉林人民出版社并未举证证明作业本是该类服务的通用名称，故其相应的主张，缺乏依据，不予采信。(www.daowen.com)

二、非商标意义使用的认定标准问题

所谓非商标意义上的使用，是相对于商标意义上的使用而言的。商标意义上的使用是指所使用的与他人注册商标相同或者近似的标识，具有指示其商品或者服务来自注册商标所有人或者与其有关联的作用。被控侵权的行为是否限于“商标使用”(trademark use)行为，即是否只有作为商标使用的行为(use as a trademark)，才可以构成商标侵权行为，是一个有争议的问题。欧盟的观点是不限于商标使用;英国商标法传统则是将使用行为作狭义的解释，但由于欧盟《商标制度》的规定，英国法院不能因为对于商标的特殊要求而提供低于全体成员国商标保护程度的保护;加拿大商标法则强调了被控侵权必须是商标使用。我国《商标法》及司法实践均认为被控侵权行为必须是用于商标的行为，并以此与描述性使用等非商标使用区分开来，据此划清商标侵权与合理使用的界限。

在本案中，吉林人民出版社提出其在涉案图书中使用“作业本”是非商标意义上使用的主张。依据本案查明的事实，涉案图书的内容为分章节的习题，应属于与教材同步的练习类图书，而非空白的可记录文字的本子，吉林人民出版社虽主张涉案图书是一种作业本，但未提出证据予以证明，故其相应的主张不能成立。但吉林人民出版社在涉案图书中对于“作业本”的使用不是起到区分图书出版者和表明图书来源作用的使用，而是作为图书名称作用的使用，故认定该使用行为并非商标意义上的使用。

三、被告出版发行涉案图书是否侵害原告的注册商标专用权

根据《商标法》的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或类似服务上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，属于侵犯注册商标专用权的行为。涉案商标是服务商标，其核定服务项目为第41类，包括:培训;函授课程;组织文化或教育展览;安排和组织专家研讨会;提供在线电子出版物;加副标题;录像带录制;教育(截止)。即使涉案图书中使用“作业本”是商标意义上使用，也是针对图书商品的商标，而非针对教育服务的商标。根据相关规定，商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。在本案中，盛焕华并未举证证明涉案图书与涉案商标核定服务项目之间存在特定联系，容易使相关公众混淆，因此，吉林人民出版社在涉案图书中使用“作业本”并未侵犯盛焕华的涉案商标专用权。

四、本案的启示

从宏观层面说，商标制度的基础在于保护商品生产商和服务提供商的信誉，目标是保障消费者和生产、经营者的利益。因此，商标法禁止的商标侵权行为必然是侵害商品生产商和服务提供商的信誉，进而损害消费者和生产、经营者的利益的行为。

从微观层面说，商标包含两个方面的内容:一是特定的商标标识;二是特定的商标标识与特定的商品或服务之间的联系。因此，商标侵权行为相应地也包含两个方面的内容:一是商标标识相同或相似;二是破坏了特定商标标识与特定的商品或服务之间的联系，造成相关公众的混淆误认。其中第一个方面的内容相对容易理解，而第二个方面的内容需要企业的高度重视。

由于现实中的商品和服务种类繁多，故对于全部商品和服务进行了分类，按照国际分类共分为46个类别。《商标法》规定，在同一类别或相近类别上使用与他人注册商标标识相同或者相近的商标标识被推定为能够造成相关公众的混淆误认，构成商标侵权。

因此，本案中原告虽在第41类上注册了涉案商标，被告也将“作业本”作为商品名称突出使用，但图书名称是第16类，与第41类并不相同，且原告未举证证明二者属于相近类别，故法院认定被告的使用行为并未侵犯原告的涉案注册商标专用权。

本案还给我们提供了一个很好的启示，即要想成为有市场影响力的商标，应当依靠优质的商品质量和服务水平，而不应指望将通用名称在其非指涉的商标类别上注册为商标，再回到与该通用名称有某种联系的商品领域主张“权利”。这种做法不是商标制度所倡导的市场行为。

【注释】

[1]参见北京市东城区人民法院(2011)东民初字第09512号民事判决书，北京市第二中级人民法院(2011)二中民终字第22308号民事判决书。