福建省高级人民法院　蔡　伟

一、涉外定牌加工(OEM)概述

OEM是“Origional Equipment Manufacture”或者“Origional Equipment Manufacturer”的缩写，直译为“原始设备制造”或者“原始设备制造商”，国内一般称为“贴牌”“贴牌加工”“贴牌生产”“定牌加工”“定牌生产”或“委托加工”“委托生产”“定牌制造”“生产外包”等等。虽然称法不同，但基本含义均是指在来料加工、来样加工和来件装配业务中，由境外委托方提供商标，境内的受托方将其提供的商标印在所加工的产品上，并将加工后的产品全部返还给委托方，委托方向加工方支付加工费，受托方不负责对外销售的生产组织方式。

OEM性质的生产贸易始于改革开放后，在我国发展迅速。20世纪90年代后，OEM在我国的发展更是迅猛。中国现在已经成为全球的OEM生产基地，名副其实的“世界工厂”。OEM企业主要分布在我国东部沿海地区，其加工产值占有出口的相当份额。特别是国内的广东、江浙、福建等地区，已形成了以OEM为核心内容的产业结构。我国的家电、消费性电子产品、服装、玩具、照明、五金等多种产业的众多企业都在为世界诸多名牌做OEM，其中90%的家电企业、70%的玩具企业都是在做OEM。^[1]对我国企业来说，可以通过OEM快速学习国外先进的管理方法和生产制造技术、熟悉国际市场环境、了解国际市场需求、掌握国际竞争规则，提升国际竞争力。如国内知名的格兰仕、TCL和长城等公司，均是通过多年为国外厂家做OEM生产，迅速提高了技术和管理水平，从而发展壮大成为国内著名企业。根据海关2007年的统计数据，我国的OEM主要集中在劳动密集型行业，以生产劳动密集型产品为主，比如鞋类、打火机、箱包、陶瓷、纺织服装、玩具、自行车、手机、笔记本电脑等。^[2]随着经济全球化背景下国际产业分工的不断深化，中国以其广阔的市场、低廉的劳动力、丰富的资源、强大的加工能力成为世界上最大的OEM基地。

二、涉外定牌加工中的商标侵权问题

(一)OEM侵权基本情况

涉外定牌加工生产方式的发展壮大给我国经济和企业发展都带来明显益处的同时，因OEM而产生的相关知识产权侵权争议也已成为一个不容忽视的现实问题。根据海关总署发布的《2007年中国海关知识产权保护备忘录》，知识产权侵权案件查获量大幅增加，其中以出口环节为主。2007年，中国海关在进口环节查获侵权商品557920件，在出口环节查获侵权商品332940329件。出口环节查获的侵权商品数量占全部侵权货物数量的99.8%，案值占全部侵权商品案值的99.3%(见表1)。

表1　2007年查获侵权商品进出口情况案统计表

(资料来源:《2007年中国海关知识产权保护备忘录》)

就查获侵权商品权利类型而言，涉及商标权的比例高达99%，案值占全部侵权商品案值的97%(见表2)。

表2　2007年查获侵权商品权利类型统计表

(资料来源:《2007年中国海关知识产权保护备忘录》)

根据前两项数据，可以看出，中国海关查处的侵犯知识产权案件中，绝大部分都是涉外定牌加工商标侵权案件。

(二)金融危机形势下探讨涉外定牌加工具有现实的意义

由美国的“次贷危机”演变的全世界范围内的“金融危机”“经济危机”及全球范围内的经济严重衰退已经持续数年，且仍未有明显复苏的迹象，中国作为世界上最大新兴国家、新兴市场，受全球经济一体化影响巨大。我国充当制造大国的角色是由我国系发展中国家并将长期处于这个阶段的具体国情决定的，离开这个基本国情，高谈创新促进升级，甚至在很短的时间内就要达到产业升级，与我国的基本国情明显不符，也与当前中央提出的“保增长、保就业”政策不相符。过去的几年，中国的GDP以两位数的增长主要依靠出口拉动，现在赖以存在的基础已经发生根本性的转变，国内经济也面临通缩的危险。可以预见，未来中国的经济将面临更加严峻的考验，国际贸易将面临更加复杂的形势，贸易保护主义预计会有所抬头，如前不久美国就指责中国实施国家驰名商标战略是一种贸易保护主义并诉诸至WTO。因此，如何实施更加有利的经济贸易政策及知识产权保护策略，实现中国经济的稳步增长，是当前践行人民法院知识产权司法保护的重大政治任务。

三、福建省法院处理涉外定牌加工商标侵权的做法

(一)福建省OEM诉讼案件特点

司法实践中也出现了不少OEM商标侵权纠纷案件，引起了广泛的关注与讨论。在国内有重大影响的典型案件有:美国耐克公司与浙江省嘉兴市银兴制衣厂等侵犯商标权纠纷案^[3]、佛山市泓信公司不服广州海关行政处罚案、慈溪市永胜轴承有限公司与宁波瑞宝国际贸易有限公司侵犯商标纠纷案^[4]、金城集团有限公司与重庆蔚然科技发展有限公司侵犯商标权纠纷案^[5]。福建省作为贸易加工的大省之一，近年来出现的OEM诉讼案件也为数不少。经统计，福建省法院自2009年以来受理涉外定牌加工案件共25件，均发生在经济较发达的福州、厦门、泉州三地(见表3)。

表3　2009年以来福建省法院OEM案件分布情况

这些案件主要有以下几个特点:一是原告方多为国际著名品牌，如BOSS、NIKE、ADIDAS等;二是案件的来源大多是由海关依职权先主动查扣，后由海关通知权利人向法院起诉;三是被告不仅有受托加工方，还有出口代理商;四是诉讼双方分歧较大，原告主张此种情形不仅构成商标侵权，还应按普通商标侵权案件来计算赔偿，而被告往往以其定牌加工行为系合法授权未对原告国内商品市场份额造成影响，其行为不构成商标侵权为由予以抗辩。贴牌加工行为是否构成侵权法院内部意见不一，法院与海关、工商等行政部门的分歧则更为明显，后者基本将这种形式的加工行为认定为商标侵权而加以处罚(见表4)。

表4　OEM案件海关与法院认定侵权对比数据

海关、工商等行政部门认为定牌加工属于使用商标的环节，《商标法》既没有考虑使用人是否有主观故意，也未在结果上强调使用他人的商标是否造成实际损害。而法院司法更注重公正性，裁判的结果符合正义。^[6]这种认识上的不统一直接导致案件处理标准不明确，甚至出现同案不同判的情况，这让当事人意见很大，影响了司法权威性。

(二)OEM商标侵权的主要形式

从OEM生产方式来看，一般要涉及委托方和被委托方两个不同企业，因此，OEM产品如果产生知识产权问题也往往会涉及委托方和被委托方两种企业。当前定牌加工中涉及商标侵权的形式主要有三种:第一种是国内生产加工企业在定牌加工合同规定的数量、范围之外，自行生产加工带有国外企业注册商标的商品，并在国内进行销售;第二种是国外企业在没有合法的注册商标专用权情况下，委托国内生产加工企业定牌加工产品;第三种是国外企业仅在其本国享有合法的注册商标专用权(并未在中国进行该商标的注册)，而国内企业和个人在我国也对该商标进行了注册，此种情形下国外企业委托国内企业定牌加工。对于第一种形式认定为侵权行为目前争议不大，而对第二、三种形式是否认定为侵权意见不一。(www.daowen.com)

(三)福建省法院处理OEM案件的标准

我们的处理标准是，在涉外定牌加工行为中，加工企业取得的主要是加工生产的劳务的收入，因此其应负的审查义务也应当合理，并且符合国际贸易当中的交易惯例。

1.国外企业拥有合法商标权的情况下，国内企业的定牌加工行为不应认定为侵权。我们认为在OEM中，在国外企业即委托方拥有合法商标权的情况下，国内企业即加工方的定牌加工行为不应认定为侵权。理由是:

从商标使用的本质特点来看，商标侵权行为是指违反《商标法》第52条第(1)项规定:“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”;《商标法实施条例》第3条也对“商标的使用”作出专门规定:“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”而涉外定牌加工行为不应视为商标法意义上的“商标使用”。涉外定牌加工是否构成商标侵权，其实质是涉及“商标使用”的概念。商标，顾名思义，是商品或服务的标识，作为区别于同类商品或服务的标识，它的基础应该是市场。只有在市场环境下，才存在着使用商标来区分同类商品或服务的问题，从而使消费者能够将这些商品同来自其他厂商的商品区别开来，以保护消费者获取正确的商品信息。离开市场这个前提，商标的作用就无法体现。在涉外定牌加工生产中，由于加工企业生产的产品完全出口，不在国内出售，并未进入中国境内的商品市场或者服务领域，国内的相关公众在市场上根本没有机会接触到该产品，谈不上发生混淆和误认的后果。在加工环节上虽然在产品上贴上商标，但涉外定牌加工出来的只是劳动产品，而不是商品。商品是进入流通的劳动产品，但并非所有的劳动产品都是商品。在涉外定牌加工中，由于定牌加工的环节还未形成为商标法意义上的“商品”，不应认定为是《商标法》第52条的“商标使用”。

从传统的民事侵权理论角度来看，民事侵权行为主要由四个法律要件构成:一是要有损害事实存在;二是行为人实施了违法行为;三是该违法行为与损害事实之间存在因果关系;四是行为人主观上有过错。损害事实是侵权行为成立的必要条件之一。而涉外定牌加工行为中，所有的产品都在国外销售，并未进入中国境内的流通领域，中国消费者在流通领域根本看不到该商品，权利人既未受到实际损害，也不可能受到损害，并未给国内商标注册人造成损害，缺少侵权行为成立的要件之一。

从履行国际义务上看，《与贸易有关的知识产权协议》并未明确规定涉外定牌加工行为构成商标侵权。在当前国际金融危机形势下，对涉外定牌加工行为以不构成侵权处理，并不违反国际条约规定的义务。而且，对涉外定牌加工产品的监管责任主要应由商品流入国依照其法律监管，如在海关上不让进口，或在流入国实行市场监管，更符合国际上发达国家的通行做法，而不宜由涉外定牌加工所在国承担过重的国际义务。

2.国外企业没有合法商标权的情况下，认定侵权也应从严掌握。

一是侵权认定标准上从严掌握。《商标法》第52条第(1)项规定:“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”构成侵权。因此，不论国内定牌加工还是涉外定牌加工都应该按照法律的规定来认定是否构成商标侵权。但在涉外定牌加工中对“类似商品”与“近似商标”可作从严解释，即商品、商标上有一定的差别，就不予认定构成侵权。这样既符合法律规定，还符合国情，还符合法官自由裁量权。如我院终审判决的PUMA案^[7]，代理商代理出口使用的商标为“PIMA及美洲豹图”，我院认为，由于二者使用的商品相同，商标基本也相同，故认定构成商标侵权。但在“BOSS”商标侵权案中^[8]，由于被告使用的为“NEW BOSS COLLECTION”，且这些字母呈现叠状排列，与原告“BOSS”注册商标差别较大，二者虽商品相同，但从严掌握，故认定两个商标不构成相近似，从而认定不构成商标侵权。

二是侵权赔偿上从严掌握。对涉外定牌加工认定构成商标侵权的情形，因商品未在国内流通，权利人未造成实际损失，即侵权方对商标权人的市场份额、销售收入或者声誉等，并未造成实际损害，侵权经济损害后果尚未发生，故我们认为仅需判决侵权人赔偿制止侵权所支付的合理费用，不需要判决赔偿经济损失。同时承揽加工方所获加工费也不多，不应承担过重的赔偿责任。

综上，在国际贸易的定牌加工中，对其侵权的界定，应注意把握的基本原则是，要按照WTO中《与贸易有关的知识产权协议》的要求承担保护知识产权的国际义务，对《与贸易有关的知识产权协议》没有规定的，应严格适用国内法律，不应该过重地承担国际义务，应坚持知识产权适度保护的原则，注意平衡知识产权权利人与受托加工方的利益关系。坚持上述原则，有利于保住我国制造大国的地位，巩固我国改革开放30年的根本成果。

四、国内企业应加强防患意识，避免侵犯他人商标权

但即使认定贴牌加工不构成商标侵权，国内企业在接受贴牌加工订单前，也应尽到合理的审查义务，如果委托人没有合法商标权，在贴牌产品涉嫌侵犯国内商标权人权利的情况下，国内企业也要因疏于审查而承担相应的商标侵权责任。所以，国内企业在签订正式的委托协议前，应详细查询可能涉及的商标权的相关情况，在查询相关商标权情况和审核商标权证明文件时，要注意:

1.首先要对商标权的有效性进行审查，包括商标是否已经授权，授权后是否一直保持有效等。

2.由于商标权具有地域性的特征，因此还要注意涉及的商标权都是在哪些国家和地区有效。

3.商标权有法律规定的有效期限，在审查时要查清商标权是否在有效期内，还有多久会到期。

4.如果对方提供的商标权是由许可得来的权利，还要对许可使用合同进行审查，确认对方所获得的权利范围，特别是有无分许可的权利及分许可的权利范围。值得注意的是:当涉及国外企业间的商标许可合同时，对权利范围的确定往往会变得更为困难而复杂，一般需要专业人士来完成这项工作。

国内企业只有通过严格审查对方提供的商标权证明文件，全面掌握有关的商标情况，才能有助于确定OEM产品不会侵犯他人商标权。

【注释】

[1]周正祥、赖可可:《浅析中国OEM的发展》，载http://www.chinavalue.net/Article/Archive/2008/4/18/ 110276.html。

[2]钱江:《涉外贴牌生产(OEM)与商标权侵权》，载《浙江工业大学学报(社会科学版)》2008年第4期。

[3]参见广东省深圳市中级人民法院(2001)深中法知产初字第55号民事判决书。

[4]参见浙江省高级人民法院(2005)浙民三终字第284号民事判决书。

[5]参加重庆市高级人民法院(2008)渝高法民终字第167号民事判决书。

[6]沈强:《试论涉外定牌加工中的商标侵权问题——对我国〈商标法〉第五十二条第(一)项的理解与适用》，载《知识产权战略实施与商标法修改国际论坛》2009年4月。

[7]参见福建省高级人民法院(2008)闽民终字第223号民事判决书。

[8]参见福建省高级人民法院(2007)闽民终字第459号民事判决书。