面对专利权人的惩罚性赔偿请求，涉诉侵权人是否可以抗辩呢？如果可以，有哪些理由可以作为涉诉侵权人的抗辩理由呢？对此，《专利法草案（送审稿）》 只字未提。

根据美国2007年 《专利改革法案》 的规定，如果涉诉侵权人 “明显善意确信” 专利权无效或者不会被涉诉侵权人的行为所侵害，法院不得认定构成故意侵权。涉诉侵权人可以通过以下方式举证证明其 “明显善意确信”：一是对律师意见的合理信赖；二是涉诉侵权人获知专利权的存在后立即努力改变其行为以避免侵权。

笔者认为，我国在专利侵权诉讼中适用惩罚性赔偿时，不妨借鉴美国的实践经验，允许涉诉侵权人对专利权人提出的适用惩罚性赔偿的主张进行抗辩。

笔者建议，如果涉诉侵权人能够举证证明其实施的侵权行为属于上述第二种或第三种情形，应允许涉诉侵权人对惩罚性赔偿的主张提出有效的抗辩，排除惩罚性赔偿的适用。

值得注意的是，上述第二种情形指的是，专利权人向涉诉侵权人发出涉嫌侵权律师函后，及时提起了专利侵权诉讼，如图1所示。有一种例外情形非常值得一提，专利权人向专利实施人发出涉嫌侵权律师函后，迟迟不提起专利侵权诉讼，事实上专利权人已经对专利实施人的侵权行为了如指掌，却认为提起专利侵权诉讼的 “时机” 暂未成熟，急于提起专利侵权诉讼无法得到丰厚、可观的赔偿，故对专利实施人的一切实施行为“视而不见”，“不闻不问”，任由其继续实施侵权行为，继续加大投资和扩大生产规模，等到专利实施人的利润足够大、“有利可图” 时，专利权人方才提起专利侵权诉讼，以期获得巨额的赔偿，将专利实施人的受益悉数纳入自己囊中。简言之，专利权人怠于行使权利，有故意 “放水养鱼” 之嫌。在这种例外情形下，专利实施人该如何应对呢？

图1　时间轴示意图(www.daowen.com)

显然，按照上述规则，专利实施人将陷入进退两难的困境。如果专利实施人不做任何调查，继续实施专利，事后很有可能被按照上述第一种情形论处，承担惩罚性赔偿；如果专利实施人停止实施专利，静静等待专利权人提起诉讼，无异于坐以待毙，其将会付出的巨大代价也是不言而喻的；如果专利实施人积极征询专业律师的意见，并且专业律师出具的专业意见书认为不构成侵权或专利权无效，然后继续实施专利，专利权人依然有可能经过一定时期后提起专利侵权诉讼，同时主张惩罚性赔偿，专利实施人依旧难逃承担惩罚性赔偿之风险的劫难。概言之，收到律师函之后，专利实施人通常在相当长的时间内无法确定其实施行为到底是否为侵权，如果想继续实施该专利就会承担相当高的风险。

在这种情形下，笔者建议，应明确规定专利权人自发出律师函至其提起专利侵权诉讼的合理时间间隔，如果专利权人发出律师函之后，没有在规定的时间内提起专利侵权诉讼，应允许专利实施人以此为由进行抗辩，排除惩罚性赔偿的适用。

此外，英国在适用惩罚性赔偿时的限制之一为：如果被告的行为是由于原告引起的或者原告对于损害结果也有不可推卸的责任，也可以排除惩罚性赔偿的适用。^[33]在这种例外情形下，如果借鉴英国的做法，认为专利权人怠于行使权利，对损害结果负有不可推卸的责任，同样可以排除惩罚性赔偿的适用。这也从另一个角度对这种例外情形排除惩罚性赔偿的适用提供了有力的佐证。

总而言之，如果专利权人向专利实施人发出涉嫌侵权律师函后，在规定的时间内提起了专利侵权诉讼，应允许专利实施人在对律师意见的合理信赖和竭力避免侵权两种情形下对专利权人提出的惩罚性赔偿主张进行抗辩；如果专利权人向专利实施人发出涉嫌侵权律师函后，没有在规定的时间内提起专利侵权诉讼，应允许专利实施人对专利权人提出的惩罚性赔偿主张进行抗辩。不可否认，一旦专利权人提起专利侵权诉讼，纵然专利实施人能够通过上述抗辩免于惩罚性赔偿，但对专利实施人来说似乎依然有失公允。这有悖于引入惩罚性赔偿制度的初衷。如果专利实施人认为，在规定的时间内等待专利权人提起诉讼，尔后被动地进行抗辩，其所付出的代价和需要承担的风险依然太大，无法接受，是否还有其他途径可供专利实施人选择？例如，对于技术更新快、周期短、时间效益高的行业来说，这个问题显得尤为突出。对此，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（自2010年1月1日起施行）第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人受到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。” 根据司法解释的此规定，专利权人向专利实施人发出涉嫌侵权律师函后，如果经专利实施人书面催告，专利权人依然在规定的时间内未提起诉讼，专利实施人可以 “主动出击”，提起确认之诉，以确认其实施行为到底是否构成侵权，从而降低其风险。