1.法理上的要求

《审查指南》在专利诉讼中的适用属于法律适用问题，是法官的基本功。[30]适用错误版本的《审查指南》，或对《审查指南》中规定的不当解读，均有可能导致案件裁判结果的根本性错误。各级人民法院、国务院专利行政部门、有关当事人均应当重视《审查指南》对司法实践和行政执法工作的指导和规范作用，严格适用正确版本的《审查指南》，正确解读与援引《审查指南》中的具体规定。

法不溯及既往是国内外公认的基本法律原则。该原则在《中华人民共和国立法法》（以下简称《立法法》）中也得到了确立。《立法法》第93条规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”[31]

该法条是目前我国规范性文件在溯及力方面唯一以立法确定的标准。[32]“法不溯及既往”是一项基本的法治原则，其所追求的立法目的在于法的安定性和信赖利益保护，也是世界上大多数国家和地区通行的原则。需要指出的是，该项原则具有很强的普适性，不仅适用于立法领域，还应普遍适用于执法、司法、守法和法律监督等领域。[33]

在我国，“法不溯及既往”适用于民法、刑法、行政法等法律部门，无论是处于哪一法律位阶的法律法规，在涉及法律适用时，都应严格遵守该基本原则。[34]唯有如此，才能确保程序和实体正义。

但任何事物都非绝对。“法不溯及既往”原则还涉及从轻例外，即当新的法律规定减少了当事人的责任或增加了当事人的权利时，作为“法不溯及既往”原则的一种例外，新法可以溯及既往。[35]有学者将其定义为“从旧兼有利”原则。[36]

以上即为“法不溯及既往，从旧兼有利”的基本原则。作为部门规章，《审查指南》亦应遵循该基本原则，不应与之背离。

2.《审查指南》实质性演进的要求

《审查指南》自1993年首次颁布，除了较为熟知、变化较大的2001版、2006版和2010版修订之外，还包括通过第46号、50-52号、67号、68号、74号国家知识产权局令进行的部分修订。[37]事实上，《审查指南》的每次修订，都多多少少地涉及若干规定的实质性演进。以下仅以有代表性的规定为例。

（1）修改超范围。历经数次修订，《审查指南》中关于“原说明书和权利要求书记载的范围”的规定已经出现了实质性变化（见图4）。1993版、2001版《审查指南》中的“公开”所限定的范围既包括文字记载内容，又包括本领技术人员能够直接、毫无疑义地导出的内容。相比之下，2006版、2010版《审查指南》中的“记载”所限定的范围虽然也包括文字记载内容，但直接、毫无疑义地“导出”已经变成了“确定”。(www.daowen.com)

图4　《审查指南》中关于“原说明书和权利要求书记载的范围”规定的演进

在笔者看来，上述细微的措辞差异，事实上已经导致了《专利法》第33条中“原说明书和权利要求书记载的范围”所限定范围的变化（见图5）。国务院专利行政部门并未声明上述变化是有意为之，也未刻意强调二者的差别。事实上，在专利行政授权、确权程序中所体现出的对修改超范围的审查标准，从措辞修改前的相对宽松，转变为措辞修改后的相对严格，近年来在实践中也矫正了前些年对该审查标准过于机械的把握。

图5　《审查指南》中对“原说明书和权利要求书记载的范围”解读的变化

（2）申请日后补交实验数据。2017年的《审查指南》修改，涉及化学领域发明专利审查。具体而言，现行《审查指南》中的措辞“不予考虑”可能带来误解，应予以删除；明确规定审查员应对申请人补交的实验数据进行审查，并坚持在补交实验数据的审查中适用先申请原则。

虽然国务院专利行政部门在官方解读中认为，专利法向来尊重和保留专利申请人或专利权人依法提交证据的权利，对于补交数据的审查标准，在《审查指南》中保持一致，[38]但事实上，国务院专利行政部门在先前的审查实践中对补交实验数据长期持否定态度。随着司法审判实践中在创造性评判、公开是否充分等方面对于申请日后补交实验数据的合理考量与有条件地接受之后，国务院专利行政部门也终于通过了《审查指南》中相关规定的调整。

（3）计算机程序。2017年的《审查指南》修改，最大的亮点之一在于涉及计算机程序的若干规定的修改：首先，澄清了何为计算机程序本身，为直接表达计算机程序流程改进、纳入保护客体扫清了障碍；其次，在允许“全部以计算机程序流程为依据”的申请写成装置权利要求的基础上，进一步允许计算机程序流程特征作为产品权利要求的组成部分，从而破解了权利要求类型之困。[39]

3.树立良好司法导向作用的要求

《审查指南》在专利诉讼中的正确适用是审判工作的基本要求。为了能在司法审判实践中促进各司法审判机关形成统一的审判标准，人民法院应考虑在涉及《审查指南》的法律适用问题方面集中发力，形成一批具有指导意义的判决，从而树立良好的司法导向作用。

在此基础上，司法审判机构可以监督和影响国务院专利行政部门正确适用《审查指南》，依法依规行政，从源头上弱化和解决《审查指南》适用问题的争议，同时引导当事人和知识产权从业人员提高对《审查指南》适用问题的重视，充分了解《审查指南》的具体规定，一方面提高自我维权的意识和能力，另一方面积极引导和提升专利撰写水平和授权质量，按照《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》的精神和指引，努力推动专利质量稳步提升。