第一节　商标非诉讼律师实务

一、商标注册申请

与著作权的自动产生不同，商标权只有经过商标注册程序才能产生。申请商标注册有两种途径：一是当事人直接申请；二是通过商标代理组织或律师代理商标申请。以下简要概述律师代理商标注册申请的基本程序。

商标是区别商品或服务来源的一种标志，每一个注册商标都是指定用于某一商品或服务上的。如提到长虹，人们会想到彩色电视机；提到茅台，人们会想到酒；提到美加净，人们会想到化妆品等等。应该说，离开商品或服务而独立存在的商标是不存在的。所以在办理商标注册申请时，正确表述所要指定的商品或服务及其所属类别，是商标申请人（代理人）首先会遇到的问题。为了商标检索、审查、管理工作的需要，把某些具有共同属性的商品组合到一起，编为一个类，将所有商品及服务共划分为45个类别，形成了我们这里所要叙述的“商标注册用商品和服务分类”。如将“工业用油及油脂、润滑剂，吸收、喷洒和粘结灰尘用品，燃料（包括马达用的汽油）和照明剂，蜡烛，灯芯”等组合在一起，形成一个类（第4类）；又如，将“外科、医疗、牙科和兽医用仪器及器械，假肢、假眼和假牙、矫形用品、缝合材料”等组合在一起，形成另一个类（第10类）。商标局的查询检索系统是按照商品及服务的类别设立的；《商标公告》按照类别编排；申请人申请商标注册也要按照类别提出；商标局发给注册人的商标注册证上也必须注明商品或服务及其所属类别。

服务商标是提供服务的经营者，为将自己提供的服务与他人提供的服务区别开而使用标志。服务商标的功能与商品商标的功能基本相同，主要是识别提供服务的来源，表明服务的质量、特点，并且有广告宣传的功能。我国从1993年7月1日起开始受理服务商标注册申请。

商品和服务分类又是作为申请商标注册办理手续及交纳费用的基本单位，即按照“一类商品或服务一个商标一份申请”的原则办理注册申请。

（一）注册准备

1.注册方式的选择

一种是自己到国家商标局办理商标注册事宜，另一种方式是委托一家经验丰富的商标代理组织或律师来提供商标代理服务。这样会节省大量的时间与精力，当然，对方会收取相应的代理费。

2.商标查询

商标查询是指商标注册申请人或其代理人在提出注册申请前，对其申请的商标与在先权利商标有无相同或近似的查询工作。值得注意的是商标查询虽然不是注册商标的必经程序（遵循自愿查询原则），但此项工作可以大大减少商标注册的风险，提高商标注册的把握性。在查询过程中，由于受数据处理及商标申请审查期等因素的影响，使得部分在先申请的商标无法进入数据库，因此无法查询检索到该部分信息。另外商标查询与审查工作由不同人员承担，而查询人员与不同审查人员的审查观点上可能出现不同的意见，因此，商标查询的结果不能作为法律依据，不具备法律效力。

3.申请商标注册资料的准备

以法人或者其他组织名义申请商标注册的，应提交以下申请书件：

（1）加盖申请人公章的商标注册申请书。

（2）商标图样6张（申请书背面贴1张，交5张），要求图样清晰、规格为长和宽不小于5厘米并不大于10厘米。若指定颜色，贴着色图样1张，交着色图样5张，附黑白图样1张。

（3）直接到商标注册大厅办理的，提交申请人的主体资格证明文件（如营业执照等）的原件和复印件（原件经比对后退还），或者提交申请人经盖章或者签字确认的主体资格证明文件（如营业执照等）复印件。委托商标代理机构办理的，提交申请人的主体资格证明文件的复印件。

（4）直接到商标注册大厅办理的，提交经办人的身份证及复印件（原件经比对后退还）；委托商标代理机构办理的，提交商标代理委托书。

（5）如申请注册的商标是人物肖像，应附送经过公证的肖像权人同意将此肖像作为商标注册的声明文件。

自然人申请商标注册的，应提交以下申请书件：

（1）申请人签名的商标注册申请书。

（2）商标图样6张（申请书背面贴1张，交5张），要求图样清晰、规格为长和宽不小于5厘米并不大于10厘米。若指定颜色，贴着色图样1张，交着色图样5张，附黑白图样1张。

（3）直接到商标注册大厅办理的，提交申请人本人的身份证的复印件，经办人出示身份证的原件，提交复印件；委托商标代理机构办理的，提交商标代理委托书和申请人的身份证复印件。

（4）自然人申请商标注册的，应注意下列事项：

第一，个体工商户可以以其《个体工商户营业执照》登记的字号作为申请人名义提出商标注册申请，也可以以执照上登记的负责人名义提出商标注册申请。以负责人名义提出申请时应提交以下材料的复印件：①负责人的身份证；②营业执照。

第二，农村承包经营户可以以其承包合同签约人的名义提出商标注册申请，申请时应提交以下材料的复印件：①签约人身份证；②承包合同。

第三，其他依法获准从事经营活动的自然人，可以以其在有关行政主管机关颁发的登记文件中登载的经营者名义提出商标注册申请，申请时应提交以下材料的复印件：①经营者的身份证；②有关行政主管机关颁发的登记文件。

第四，自然人提出商标注册申请的商品和服务范围，应以其在营业执照或有关登记文件核准的经营范围为限，或者以其自营的农副产品为限。

第五，对于不符合《商标法》第4条规定的商标注册申请，商标局将不予受理。

申请人提供虚假材料取得商标注册的，由商标局撤销该注册商标。

（5）如申请注册的商标是人物肖像，应附送经过公证的肖像权人同意将此肖像作为商标注册的声明文件。

准备相应的注册费用。在一类10个商品名称或服务项目之内，每件商标注册申请规费为1 000元，10个以上（不含10个），每超过一项，另加收100元。

（二）申请注册

（1）提出商标注册申请的主体必须符合《商标法》的规定。商标注册申请人必须是依法成立的企业、事业单位、社会团体、个体工商业者、个人合伙或者与中国签订协议或与中国共同参加国际条约或按对等原则办理的国家的外国人或者外国企业。符合上述条件需要取得商标专用权时，按照自愿的原则，向商标局提出商标注册申请（2001年11月1日起，我国商标局开始受理自然人商标注册申请）。

（2）按商品与服务分类提出申请。目前，我国商标法执行的是商品国际分类，它把一万余种的商品和服务项目分为45类，其中商品34类，服务项目11类。申请商标注册时，应按商品与服务分类表的分类确定使用商标的商品或服务类别。同一申请人在不同类别的商品上使用同一商标的，应当按商品分类在不同类别提出注册申请，这样可以避免商标权适用范围的不正当扩大，也有利于审查人员的核准和商标专用权的保护。

（3）商标申请日的确定。确立申请日十分重要，由于我国商标注册采用申请在先原则，对于同样的商标申请，申请日成为确定商标权的法律依据，商标注册的申请日以商标局收到申请书件的日期为准（日期的最小单位为“日”）。

（三）商标审查

商标审查是商标注册主管机关对商标注册申请是否合乎《商标法》的规定所进行的检查、资料检索、分析对比、调查研究并决定给予初步审定或驳回申请等一系列活动。

（四）初审公告

商标的审定是指商标注册申请经审查后，对符合《商标法》有关规定的，允许其注册的决定，并在《商标公告》中予以公告。初步审定的商标自刊登初步审定公告之日起三个月内没有人提出异议的，该商标予以注册，同时刊登注册公告。

（五）注册公告

商标注册是一种商标法律程序。由商标注册申请人提出申请，经商标局审查后予以初步审定公告，三个月内没有人提出异议或提出异议经裁定不成立的，该商标即注册生效，受法律保护，商标注册人享有该商标的专用权。一个商标从申请到核准注册，大约需一年至一年半时间。注册商标的有效期限注册商标有效期为十年，自核准注册之日起计算，注册商标有效期满，需要继续使用的，可以申请商标续展注册。

（六）领取商标注册证

通过代理的由代理人向商标注册人发送《商标注册证》。直接办理商标注册的，商标注册人应在接到《领取商标注册证通知书》后三个月内到商标局领证，同时还应携带：①领取商标注册证的介绍信；②领证人身份证及复印件；③营业执照副本原件，复印件应加盖当地工商部门的印章；④领取商标注册证通知书；⑤商标注册名称人变更的，还需附送有关部门出具的变更证明。

另外需要指出的是，一件新申请商标从申请到发证一般需要一年半左右时间，其中申请受理和形式审查约需一个月时间，实质审查约一年时间，异议期三个月时间，核准公告到发证约两个月时间。

二、商标使用许可

商标的使用许可现在是一个很普遍的现象，只要商标许可人同意加强质量监管，承担许可的后果，法律予以承认其效力。我国1982年《商标法》即允许商标注册人通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。下面就商标使用许可的一般程序及要注意的问题作一介绍。

（一）商标使用许可的一般程序

（1）被许可商标一般是注册商标，许可人是注册商标的注册人。

（2）被许可人可以是依法成立的企业、事业单位、社会团体、个体工商户、个人合伙以及符合《商标法》第9条规定的外国人或者外国企业；如果被许可商标是使用在烟草制品上的注册商标，被许可人还必须具有相应的法律资格。

（3）被许可人使用许可商标的商品或服务应当与该商标被商标局核准使用的商品或服务相一致，不得超出商标局核准使用的商品或服务的范围。

（4）经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。违反本规定，被许可人所在地的工商行政管理机关可以责令被许可人限期改正，收缴其商标标识，并可根据情节处以五万元以下的罚款。

（5）一般说来，商标使用许可合同应当包括以下主要条款：①许可人和被许可人的名称、地址；②许可使用的注册商标、注册证号、注册商标的有效期限；③许可使用的商品范围和名称；④许可使用的形式；⑤许可使用的期限、使用许可商标的产品数量和产品销售地区；⑥许可使用费及支付方式；⑦商品质量要求和质量监督办法；⑧商标标示的印制或供应方式及要求；⑨合同的终止和解除条件；⑩违约责任；合同生效时间；双方签字盖章。商标使用许可合同的中心内容是规定许可方和被许可方的权利与义务。

（6）商标使用许可合同最好报商标局备案。商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。办理注册商标使用许可合同备案申请应当提交下列文件：①填写提交加盖企业印章的《商标代理委托书》、《商标使用许可合同备案申请书》（附录9）（A4纸张各3份）；②许可人企业《营业执照》副本复印件（A4纸张3份）；③许可双方签订的协议书（A4纸张5份）；④原《商标注册证》复印件（A4纸张3份）；⑤A4空白纸张各2份。

（二）商标使用许可应注意的问题

1.商标权主体发生变化后，商标使用许可合同的效力

商标权主体发生变化主要指以下三种情形：一是商标转让；二是商标注册人名称变更；三是商标主体消亡。一般来说，商标权发生移转或商标注册人名称发生变更，均不影响商标权本身的存在。商标权主体消亡，如果没有承受其权利义务者，商标权自然终止，商标局应当自行注销商标注册或者应其他人的申请注销商标注册，商标注册因此被注销的，商标权自商标注册人死亡或者终止之日起终止。商标权人消亡导致商标权终止时，商标权许可合同因失去许可标的而失去效力。

2.商标权发生变化后，商标使用许可合同的效力

商标权的变化主要指商标权的消亡或终止，包括三种形式：商标注销、商标撤销、商标权自然终止。首先，商标权注销对商标使用许可合同的影响。第一种情形，如果商标权是商标注册人主动注销的，应当事先同被许可人进行协商并取得其同意，商标注册人注销商标后，商标使用许可合同归于终止。如原注册商标进入公有领域，原被许可人可以作为未注册商标使用；如果商标注销后一段时间又被他人申请注册的，原被许可人不得再使用该注册商标，否则可能构成冒充注册商标行为或商标侵权行为。第二种情形，如果商标权是被动注销的，如注册人消亡而导致商标被注销等，被许可使用人如果确知该商标已经注销则不应当使用。其次，商标被撤销对商标许可使用合同的影响。第一种情形，注册不当商标的撤销。根据《商标法实施条例》的规定，该注册商标视为自始无效，撤销决定对已经履行的商标使用许可合同不具追溯力。但注册商标被撤销后，原商标注册人应当通知被许可使用人，被许可使用人不得再使用该商标；如果原注册人未尽通知义务，则被许可使用人不承担责任。第二种情形，三年不使用商标的撤销，如果原注册人存在，其应当通知被许可使用人，被许可使用人不得再使用该商标，否则，承担法律责任；如果原注册人未尽通知义务，或原注册人已经不存在，被许可使用人无法知道该注册商标已经被撤销而继续使用，同样根据过错原则，可以不承担法律责任。最后，商标权如果是自然终止，有效期届满后被许可使用人可以继续使用该商标，但不得以注册商标的名义使用。

三、商标专用权的转让

商标专用权的转让实质上是商标权人对其财产权的一种自由处分，如果企业运用得当的话，可以实现商标的保值增值。律师参与注册商标转让的案件应注意以下问题：

（一）注册商标转让的形式

注册商标的转让，是注册商标所有人在法律允许的范围内，根据自己的意志和按一定的条件，将其注册商标转移给他人所有，并由其专用。前者称为转让人，后者称为受让人。注册商标转让必须经过法定程序，商标局核准并予以公告，转让才合法并受到法律的保护。未经商标局核准或私下双方进行的转让，不仅无效，而且还要受到工商行政管理机关的查处。注册商标的转让有两种形式：合同转让和继承转让。所谓合同转让，是指转让人与受让人之间通过签订合同而进行的转让。这种转让既可是有偿的也可是无偿，通过支付一定的转让费获取商标权。所谓继承转让，是指原注册人（一般是个体工商户）因死亡或年老体弱失去经营能力，由法定继承人继承其注册商标。由于属于私人所有的注册商标占少数，因而继承转让较少见，合同转让则是注册商标转让中的一种主要形式。

（二）注册商标转让合同内容

商标权转让合同一般应包括下列主要内容：①当事人双方的名称、地址及签约日期。②转让人保证自己是商标的所有人，说明在签约前曾向哪些人发放过何种类型的商标使用许可，以及原使用许可合同中对商标权所有人之义务的规定。如果原使用许可合同规定商标权所有人不得将其商标权转让他人，则商标权人就没有资格订立转让合同。如果转让人将其在一切取得了注册或申请了注册的国家中的商标权全部转让，则转让人还应保证到签约时为止已经在尚未批准其注册的国家履行了一切注册申请手续，且有关申请尚未被驳回。③转让价格。④转让后受让人的权利范围。如果转让方转让其在一切国家注册或申请注册的全部商标权，则双方还应约定在所转让的申请案被批准后，受让方享有全部专有权。⑤如果转让人将按期收回商标权，则应约定转让期限。⑥如果要求受让人保证该商标所标示的商品的质量，则转让人应按约定提供生产有关商品的Know-How（技术诀窍）、商品说明书、商品包装法、商品维修法及有关的技术服务。⑦转让人保证在合同有效期内和在商标的注册有效地域内不对与受让人的商品相类似或者相同的商品使用已转让的商标。⑧受让方不得泄露转让方为转让商标权而一同提供给受让方的商业秘密或技术秘密。⑨所转让的商标名称、样式，注册国别、注册号，下一次应续展的日期，该商标取得注册所包括的商品或服务的类别以及它们的具体名称。如果转让方转让其在一切国家注册或申请注册的全部商标权，则合同中还应列明已批准注册的国家的名称，已受理注册申请的国家的名称，以及注册商标和拟申请注册的商标所包括的有关商品或服务的类别及具体名称。⑩违约责任及争议的解决办法。(www.daowen.com)

（三）注册商标转让的法定程序

注册商标的转让，无论是继承转让，还是合同转让都须依法办理一定的转让手续，才能发生法律效力。继承转让，由受让人将依法继承的事实报告给商标局，经商标局认可，即可生效。以合同形式转让注册商标时，转让人和受让人必须共同向商标注册机关提出转让申请。填写《转让注册商标申请书》，申请书应写明商标名称、注册证号、转让人与受让人的名称（全称）、地址、营业执照号等，并加盖双方印章。

每一个申请交送《转让注册商标申请书》一份，并附送原注册证、双方签订的转让合同一份，交由受让人所在地核转（代理）机关核转。转让人在办理转让注册商标时应该通知当地工商行政管理机关，以便掌握情况。

商标局收到转让申请后，要对转让注册申请的手续是否齐备，商标注册证与转让人转让的商标和使用的商品是否完全符合，受让人使用该注册商标的商品质量与转让人使用该注册商标的商品质量是否一致，是否已征得该注册商标的被许可使用人的同意等项进行审查。商标局对符合手续和要求的核准转让（包括地址同时变更），将原《商标注册证》加注发给受让人，并予以公告；对不符合手续和要求的予以驳回。

（四）注册商标转让应注意的问题

注册商标转让时，除了转让双方要在自愿、平等、互利的基础上，就转让费用等方面达成协议以外，还应特别注意以下几个问题：

（1）注册商标转让，必须是将商标权整体转让，即该注册商标在核定的商品范围的专用权全部转让，不允许割裂核定的商品范围进行部分转让。具体来说，转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让；未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。因为如果允许将专用权分割转让，就会出现在同一种或类似商品上，不同生产者使用相同商标的混乱现象，从而导致消费者的误认。如果在非类似商品上注册了同一商标，这种转让则是允许的。

（2）注册商标所有人如果已许可他人使用其注册商标，必须征得被许可人的同意，才能将注册商标转让给第三者。注册商标所有人与被许可人签订该商标使用许可合同，是以许可人拥有商标权为前提的，而转让将使许可人丧失商标权。因而在未征得被许可人同意的情况下转让其注册商标，是违反合同的行为。商标局从保护被许可人的合法权益出发，对转让申请不予核准。注册商标所有人只有在征得被许可人同意，解除了原使用许可合同后，方能提出转让注册申请。核准后，受让人（即新的商标权所有入）可以与原被许可人继续签订使用许可合同。

（3）如果企业在同一种或类似商品上注册了几个相同或近似商标，商标注册人又想把这些注册商标转让给他人时，不能单独转让其中的一个注册商标，应一并转让，以免造成误认。

（4）为了维护商标信誉，保护消费者利益，注册商标的受让人或继承人，都必须承担保证商品质量的责任。在转让合同或其他文件中，对这个问题必须明确加以规定，核准转让后，必须切实做到不降低商品质量。

（5）转让的注册商标必须是有效的。如果注册商标巳实际停止使用三年，商标文字、图形或其他组合有变动，商标使用超过注册所核定的商品范围等等，则该注册商标有可能被撤销，而不能进行转让。

（6）转让烟草制品、报纸杂志的注册商标，受让人应按《商标法实施条例》的规定，提供有关部门的证明文件。

四、注册商标的续展和变更

商标一旦取得注册就能持续不断的使用，商标注册到期后可以依法续展。这也是商标权与版权、专利权的不同之处。

（一）注册商标的续展

注册商标的续展，是指注册商标所有人依法办理手续，延长注册商标的有效期。续展经商标局核准后，注册商标所有人即可以继续享有商标权。续展注册可以无限制地重复申请，每次续展注册的有效期均为十年。核准续展注册的有效期应与上一期有效期相衔接。注册商标所有人申请续展注册，应在注册商标有效期届满前六个月内提出申请。如果在规定期限内未提出申请的，在有效期满后的六个月内还可以提出申请，但要按规定缴纳延迟费。给予的这六个月的时间，称为宽展期。如果在宽展期内仍未提出续展注册的申请，宽展期过，商标局即注销其注册商标并予公告。注册商标所有人应在所在地县级工商行政管理局办理续展注册申请手续，填写《商标续展注册申请书》，交回原《商标注册证》，附送商标图样五张，缴纳申请费和注册费，由地方工商行政管理局向商标局核转。外国人、外国企业的商标续展注册申请由国家指定的商标代理机构代理。商标局对申请手续是否齐备，商标名称、图形、使用商品、注册人名称地址是否发生变化等事项进行审查后，认为符合规定的，即可以予以核准，将原商标注册证加注发还，并予公告。商标局对于商标续展注册，一般情况均予以核准，以下情况除外：①过了宽展期提出续展申请的；②自行变更原注册商标的文字、图形的；③自行扩大原注册商标的核定使用商品范围的；④明显违反现行商标法律或有关规定的。商标续展申请人对商标局驳回续展注册申请不服的，应在收到驳回通知之日起十五天内向商标评审委员会申请复审，商标评审委员会作出终局决定。

（二）注册商标的变更

注册商标的变更，仅指注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项。如果商标注册人需改变注册商标的文字、图形，或扩大注册商标所使用的商品范围均涉及注册商标本身的改变，不属于“变更”范围，不能按变更手续办理，须以新商标重新提出申请。

（1）变更注册人的名义。注册人名义，是指商标注册申请经核准注册后，商标权所有人的名称，即企事业单位或个体工商户的名称。注册人名义有了变动应当及时提出变更申请。从法律上讲，注册商标专用权是依法授予规定的商标所有人的。如果注册人名义改变而不及时办理变更申请，商标权的归属就会出现问题，因为法律上授权于原商标注册人，变更后的商标所有人在法律上并不拥有这件商标的权利。因而，企业名称改变后，企业并不能自动地继承它原有的某些权利，必须履行一定的手续。商标权就是这样一种需要办理一定手续后才能继续享受的权利。变更商标注册人名义，只限于商标注册人名称的改变，而不涉及商标专用权的转让或者发生变化。因此，申请变更注册人名义除应向商标局寄送《变更商标注册人名义申请书》和缴纳费用外，还应报送上级主管部门的变更证明文件，并交回原《商标注册证》。拥有注册商标的企业，若恢复老字号或由于名称不妥而改换名称，均属于变更商标注册人名义的范围，均应交送上级主管部门批准变更企业名称的证明文件。无上级主管部门的，可由企业、个体登记机关证明。

由国务院批准而改变的行政区划，注册人名义仅在变更行政区划名称情况下，不需附上级主管部门的证明文件。商标注册人变更第二个企业名称时未办理变更注册人名称手续，现已批准变更为第三个企业名称，一并办理变更手续，应分别填报变更注册人名义申请书（由甲变为乙，由乙变为丙），即填两份申请书，并交纳两份费用。不能在一份申请书中填报两次变更情况或直接由甲名称变为丙名称。变更注册人名义，手续齐备并符合要求的，经商标局核准后，将原《商标注册证》加注发还，并予以公告。

在经济体制改革和市场营销竞争中，一些企业由于联合、调整、合并或者调出，企业名称发生了改变，同时企业实体也发生改变，如注册商标所有者和别的企业合并后改变为新的名称，或集体所有制企业并入国营企业，或总公司同独立核算的下属企业之间转移商标等等，在这些情况下，有的是发生了商标所有权的转移，有的是涉及商标使用权的变化，应区分情况，或办理转让注册手续，或办理商标使用许可手续，不能作为变更注册人名义办理。

（2）变更商标注册人地址。商标注册人地址变更，也应及时办理变更手续。这样，可以便于商标主管机关与商标注册人的联系和有关书件准时送达。另外，当消费者发现有关商品质量问题，要求退货、索赔、提起诉讼时，也便于通过商标主管机关查找商标所有人，使消费者少费周折。企业地址发生变化后，注册商标所有人在规定的期限内未提出变更申请，当发生商标侵权时，商标所有人的权益就得不到法律的保护。变更商标注册人地址，应向商标局寄送《变更商标注册地址申请书》以及有关变更证明各一份，并交回原《商标注册证》。经商标局核准后，将原《商标注册证》加注发还，并予以公告。

（3）变更其他注册事项。其他注册事项，是指未作明文规定的其他事项，如注册人自愿减少专用权使用的商品范围。在发生这种变化时，应向商标局寄送《变更商标其他注册事项申请书》，并交回原《商标注册证》经商标局核准后，商标局将原《商标注册证》加注发还并予以公告。商标注册人在办理变更注册人的名义或地址时，应将其他全部注册商标一并办理变更，而不能只变更其中一个或几个注册商标。否则，因原企业名称无效而使商标也失去效力，成为不受法律保护的商标。

五、典型案例及评析

北京醉流霞商贸有限公司诉北京二锅头酒业集团、北京二锅头酒业股份有限公司注册商标许可合同纠纷案。

（一）基本案情

原告：北京醉流霞商贸有限公司，住所地北京市大兴区长子营镇原朱庄乡政府院内。

被告：北京二锅头酒业集团，住所地北京市大兴区环岛东南侧。

被告：北京二锅头酒业股份有限公司，住所地北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号。

1990年2月28日，国营北京大兴酒厂取得第512851号“醉流霞”注册商标专用权，核定使用在第33类酒商品上，有效期限自1990年2月28日至2010年2月27日。

1998年6月26日，二锅头集团与醉流霞公司签订协议书（简称1998年协议），该协议书上载明：“酒厂以二锅头集团‘醉流霞牌’的无形资产入股，酒厂永远享有该酒系列产品10%的股权。至此，酒厂干部职工以90%股权，酒厂以10%的无形资产入股权合力买断大兴酒厂（北京二锅头酒业集团）醉流霞酒的产权，永远开发，永远使用。醉流霞公司在现有基础上，继续开发‘醉流霞’牌系列酒，酒厂今后不再使用‘醉流霞’的注册商标”；醉流霞公司成立后，“从基酒购入质量到瓶酒内在质量、包装质量、价格定位、系列产品销售均由醉流霞公司负责。醉流霞公司灌装的系列酒不得到外厂灌装，只能由大兴酒厂灌装。大兴酒厂销给醉流霞公司酒的价格不得随意变动，如有变动必须经双方一致同意后方可变动。”该协议书有二锅头集团负责人程学昌的签字并加盖二锅头集团的公章，醉流霞公司的负责人张谓增的签字，并注明醉流霞公司成立后盖章。

1999年1月27日，国营北京大兴酒厂第八届职代会通过决议，同意国营北京大兴酒厂以醉流霞的无形资产入股，占有醉流霞公司10%股份，国营北京大兴酒厂今后不再使用“醉流霞”的注册商标；此酒质量，从基酒购入到瓶酒内在质量、包装质量、价格定位、系列产品销售均由醉流霞公司负责；醉流霞公司灌装的系列酒不得到外厂灌装，只能由国营北京大兴酒厂灌装。

1999年4月7日，醉流霞公司依法成立，其中张渭增、贡献文、王新民、岳建平、王金贵分别出资9万元，各自享有18%股权，二锅头集团出资5万元，享有10%股权。此后，醉流霞公司在1998年协议上加盖公章。

2000年3月27日，国家商标局核准第512851号商标续展注册，有效期限自2000年2月28日至2010年2月27日。

2001年6月28日，二锅头集团受让第512851号注册商标。

2002年7月16日，二锅头集团与醉流霞公司签订协议书（简称2002年协议），载明：“根据原协议，醉流霞公司已买断‘醉流霞’品牌所有权，酒厂拥有醉流霞公司10%的股权。醉流霞产品灌装由酒厂负责。现在，由于大兴酒厂将改制，经双方友好协商一致同意醉流霞公司可迁至北京二锅头酒业股份有限公司，产品灌装由北京二锅头酒业股份有限公司负责。”

2003年1月14日，二锅头公司受让第512851号注册商标。

2003年10月26日，国营北京大兴酒厂被吊销营业执照。

在北京市大兴区人民法院受理的二锅头公司诉醉流霞公司买卖合同纠纷一案中，醉流霞公司于2004年7月12日提交的答辩状称：“1998年6月26日，二锅头集团与醉流霞公司签订联营合作协议书”。该答辩状中所称的“联营合作协议书”即为1998年协议。

在诉讼中，醉流霞公司、二锅头集团及二锅头公司均提供了醉流霞系列酒的实物，该酒的外包装正面下端有以下几种字样：①二锅头公司与醉流霞公司上下并列；②二锅头集团与醉流霞公司上下并列；③二锅头集团；④二锅头公司；⑤国营北京大兴酒厂出品。

庭审中，二锅头集团及二锅头公司称醉流霞公司仅是醉流霞酒的经销商之一。

另查：1999年6月至2004年3月，醉流霞公司分别委托北京索贝广告有限公司、北京创先广告有限公司等十余家单位为其设计、制作或发布广告，所支出的广告费用达190余万元。

上述事实有醉流霞公司法人营业执照、1998年协议、2002年协议、商标注册证、注册商标续展证明、注册商标转让证明、职代会会议记录、广告费发票及当事人的陈述在案佐证。

（二）法院判决

法院认为：二锅头集团与醉流霞公司签订的1998年协议及2002年协议系双方真实意思表示，未违反国家法律法规的规定，应属有效，双方当事人应按约认真履行。从二锅头集团出资5万元成为醉流霞公司的股东、醉流霞公司投入的广告费用及双方提供的醉流霞酒的外包装字样均表明1998年协议已实际开始履行。二锅头集团及二锅头公司关于上述两份协议并非双方真实意思表示应属无效且未实际履行的辩称，缺乏事实及法律依据，不予采信。

1998年协议书内容虽然涉及“酒厂”，但从其内容及二锅头集团入股醉流霞公司的事实表明，该协议书设定的“酒厂”的权利义务即为二锅头集团的权利义务。但是，由于签约时“醉流霞”商标的注册人为国营北京大兴酒厂，二锅头集团于2001年6月28日才受让该商标，也就是说二锅头集团从2001年6月28日起才享有“醉流霞”注册商标的处分权，因此，1998年协议有关“酒厂今后不再使用醉流霞的注册商标”的约定，应理解为二锅头集团自受让该商标之日起不能使用该商标，即醉流霞公司依据1998年协议所享有“醉流霞”商标的独占许可使用权的起始日期应为2001年6月28日。上述意思表示在2002年协议中再次得以确认。况且，如果醉流霞公司仅是醉流霞酒的经销商之一，显然不必在该酒的外包装上标注醉流霞公司的名称；“醉流霞”酒的外包装上标注醉流霞公司的名称，表明醉流霞公司系“醉流霞”注册商标的被许可人，符合我国《商标法》有关“经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地”的规定。综上，虽然醉流霞公司曾称1998年协议性质为联营合作协议，但协议的性质应当根据其内容予以认定，该协议的内容包括醉流霞公司享有“醉流霞”商标的独占许可使用权的意思表示，故醉流霞公司主张其享有“醉流霞”商标的独占许可使用权，应当予以支持。二锅头集团及二锅头公司关于该协议没有商标许可使用的意思表示的抗辩理由，不予采信。

虽然我国《商标法》规定商标使用许可合同应当报商标局备案，但根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干的解释》第19条第1款有关“商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外”的规定，1998年协议亦属有效合同。

从1998年协议及2002年协议的内容可以得知，上述两份协议的履行期限应为醉流霞公司的存续期间，即协议履行期限尚未届满，且上述两份协议并不存在符合法定解除条件的情形，故醉流霞公司主张继续履行上述两份协议，应当予以支持。

二锅头集团向二锅头公司转让“醉流霞”商标的行为，系双方真实意思表示，未违反法律法规的规定，当属有效。但《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干的解释》第20条规定：注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。据此，虽然二锅头公司已受让“醉流霞”注册商标，且其并非1998年协议及2002年协议的合同当事人，但其受让行为并不影响上述两份协议所涉及的有关“醉流霞”注册商标独占许可使用条款的效力。因1998年协议及2002年协议均未涉及“醉流霞”注册商标的转让事宜，醉流霞公司要求确认二锅头集团与二锅头公司之间的商标转让行为无效，于法无据，不予支持。醉流霞公司未提供律师费发票及代理合同，故其要求二锅头集团及二锅头公司承担律师费用，不予支持。

综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第85条、《中华人民共和国商标法》第40条第1款、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干的解释》第19条第1款、第20条之规定，判决如下：

（1）原告北京醉流霞商贸有限公司与被告北京二锅头酒业集团继续履行1998年6月26日及2002年7月16日签订的协议书；

（2）原告北京醉流霞商贸有限公司享有“醉流霞”注册商标的独占许可使用权；

（3）驳回原告北京醉流霞商贸有限公司的其他诉讼请求。

案件受理费1 000元，由被告北京二锅头酒业集团负担。

（三）评析

本案是一起注册商标许可与注册商标转让竞合的较为复杂的商标权案件。结合本案，律师在处理此类案件时，应注意以下问题：

1.关于注册商标的使用许可合同问题

我国于1982年《商标法》即允许注册商标人通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。商标法第40条规定的商标使用许可包括以下三类：①独占使用许可；②排他使用许可；③普通使用许可。在本案中，1999年协议有关“酒厂今后不再使用醉流霞的注册商标”，可以看作是双方签定的是独占使用许可合同，即北京二锅头集团本身亦不得使用醉流霞商标。另外，我国《商标法》规定：“经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地”。本案中，醉流霞酒的外包装上标注了醉流霞公司的名称是符合商标法的规定的，也表明了其是被许可人的地位。

2.关于注册商标转让合同备案的问题

1997年商标局制定了《商标使用许可合同备案办法》，规定商标许可合同的备案程序并规定了相应的罚则。但2002年司法解释规定，未经备案的，除当事人另有约定外，不影响该许可合同的效力，但不得对抗第三人。所以，本案中，该协议虽然没经备案，仍然是有效的。

3.关于注册商标的转让与注册商标的许可竞合的问题

我国《商标法》第40条规定，转让注册商标的，转让人和受让人应当签定转让协议，并共同向商标局申请备案。转让注册商标须经商标局核准、公告后才能生效。在本案中，商标注册人是北京二锅头酒业集团，其享有醉流霞商标的所有权，其有权将该注册商标进行转让，所以2003年1月14日，北京二锅头公司受让醉流霞商标是有效的。但是，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第20条规定，注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力。所以，醉流霞公司仍可根据协议享有对醉流霞商标的独占使用权。又因为该协议规定“大兴酒厂占10%股权共同成立的醉流霞公司买断大兴酒厂醉流霞酒的产权，永远开发，永远使用。醉流霞公司继续开发醉流霞系列酒，酒厂今后不再使用‘醉流霞’注册商标。”所以，醉流霞公司可以在其存续期间内独占使用该商标。这样就导致了这么一个结果，虽然北京二锅头公司受让取得了“醉流霞”商标的所有权，但却无法使用。对于这种情况，北京二锅头公司可以要求北京二锅头酒业集团赔偿其损失。